B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-87/2020

Urteil vom 26. April 2021 Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Enterprise Holdings Inc., 600 Corporate Park Drive, US-MO 63105 St. Louis, vertreten durch die Rechtsanwältinnen Eva-Maria Strobel und Dr. Sandra Marmy-Brändli, Baker McKenzie Zurich Rechtsanwälte, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin,

gegen

BLT Baselland Transport AG, Grenzweg 1, 4104 Oberwil BL, vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Plüss, ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100669, IR 1'149'796 e (fig.) / CH 726'292 pick e bike (fig.).

B-87/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'149'796 "e (fig.)".

Die Marke beansprucht in der Schweiz seit dem 2. Oktober 2014 Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen: 12: Véhicules, à savoir automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.

35: Services de concessions de véhicules, à savoir concessions d'automo- biles, camions, voitures et véhicules terrestres; services de gestion commer- ciale de parcs de véhicules concernant la localisation et surveillance de véhi- cules à des fins commerciales, ainsi que services de conseillers commerciaux concernant la gestion de parcs de véhicules à des fins commerciales.

36: Services de gestion de parcs de véhicules, à savoir services facilitant et organisant le financement et services de compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile, de collision et d'assurance tous risques de véhicules pour des tiers.

37: Services de réparation de véhicules; services de gestion de parcs de vé- hicules, à savoir réparation et entretien de véhicules.

39: Services de location-vente et location de véhicules; et services de réser- vation pour la location-vente et la location de véhicules, à savoir réservation de location d'automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres. B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke CH 726'292 "pick e bike (fig.)", die am 21. Januar 2019 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke sieht aus wie folgt:

und ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleis- tungen registriert:

B-87/2020 Seite 3 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen. C. Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdeführerin, ge- stützt auf ihre ältere Marke, am 23. April 2019 Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf in folgendem Umfang: 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande. 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung. 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen. Sie machte Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der Marken geltend. Aufgrund vollständiger Über- nahme des stilisierten "e", lediglich ergänzt durch beschreibende, nicht kennzeichnungskräftige Wortelemente, erweckten die Zeichen einen ähn- lichen Gesamteindruck. Da der Widerspruchsmarke als Teil einer Serie und aufgrund intensiven Gebrauchs in der Schweiz zudem erhöhte Kennzeich- nungskraft zukomme, liege eine Verwechslungsgefahr vor. D. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Widerspruchsantwort vom 27. Ju- ni 2019, der Widerspruch sei abzuweisen. Schon mangels Zeichenähnlich- keit könne keine Verwechslungsgefahr vorliegen. E. Mit Verfügung vom 14. November 2019 wies die Vorinstanz den Wider- spruch ab. Sie bejahte zwar die Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit zwischen den gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sowie eine, wenn auch bloss entfernte, Zeichenähnlichkeit. Da der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sich jedoch nicht auf den gemeinfreien Einzel- buchstaben "e" erstrecke, sondern sich auf die grafische Ausgestaltung be- schränke und die Zeichen überdies einen unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

B-87/2020 Seite 4 F. Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 3. Januar 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 14. November 2019 sei auf- zuheben und dem Widerspruch stattzugeben, unter Kosten- und Entschä- digungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Dabei rügte sie die un- richtige Beurteilung von Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz. Diese habe den beschreibenden Charakter der Wort- elemente "pick" und "bike" der jüngeren Marke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht berücksichtigt. Da bei der Anmietung von Fahrzeugen eine durchschnittliche Aufmerksamkeit der Abnehmer anzunehmen sei, könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese davon ausgehen könnten, es handle sich bei der angefochtenen Marke um ein erweitertes Angebot der Beschwerdeführerin, zumal sie ver- schiedene Serienmarken nutze. Die Widerspruchsmarke sei aufgrund in- tensiven Gebrauchs in der Schweiz zudem überdurchschnittlich kenn- zeichnungskräftig. G. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 17. Februar 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im an- gefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. H. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 25. Feb- ruar 2020, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulas- ten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Es liege weder in Schriftbild noch Wortklang oder Sinngehalt eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen vor. Die einzige Zeichengemeinsamkeit beschränke sich auf den Vokal "e", der ge- meinfrei sei und aus dessen Übernahme keine Verwechslungsgefahr re- sultieren könne. Die Vorinstanz habe sodann richtigerweise beim Zeichen- vergleich auf den Gesamteindruck abgestellt. Die mosaikartige Betrach- tungsweise der Beschwerdeführerin sei abzulehnen. I. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

B-87/2020 Seite 5 J. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde- führerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegiti- miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Verfügung vom 26. Febru- ar 2020 den Verfahrensantrag der Beschwerdegegnerin vom 25. Februar 2020, die Beschwerdebeilagen Nr. 9 bis 12 seien aus dem Recht zu wei- sen, soweit sie ihr nicht vollständig zugänglich gemacht würden, abgewie- sen. Die Behörde darf die Akteneinsicht nur verweigern, wenn wesentliche öf- fentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die in- nere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VwVG), wesentliche private Interessen, ins- besondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern (Bst. b) oder das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert (Bst. c). Die Gewährung der Akteneinsicht bildet demnach die Regel, deren Verweigerung oder Einschränkung dagegen die Ausnahme (Urteil des BGer 2C_112/2015 vom 27.August 2015 E. 5.1). Zu wesentli- chen privaten Interessen, die eine Geheimhaltung erfordern, zählen na- mentlich Geschäftsgeheimnisse von Gegenparteien oder Dritten (vgl. WALDMANN/OESCHGER, in: Praxiskommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 27 Rz. 37). Geschäftsgeheimnisse umfassen alle Tatsachen des wirt- schaftlichen Lebens, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Inte- resse besteht. Mit anderen Worten handelt es sich um Geschäftsgeheim- nisse, wenn bestimmte wirtschaftliche Vorgänge vorliegen, deren Geheim-

B-87/2020 Seite 6 haltung der Geheimnisträger will und an deren Geheimhaltung er ein schüt- zenswertes Interesse hat (Urteil des BVGer A-3103/2011 vom 9. Mai 2012 E. 7.3.2). Bei dem in Art. 27 Abs. 1 Bst. a und b VwVG verwendeten Begriff des "we- sentlichen Interesses" öffentlicher oder privater Natur handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Bei dessen Anwendung kommt den Be- hörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Es ist nach den Umständen des konkreten Einzelfalles und nicht generell zu beurteilen, welches dem Einsichtsrecht entgegenstehende Interesse im Sinne von Art. 27 Abs. 1 Bst. a und b VwVG als wesentlich zu gelten hat (vgl. BGE 117 Ib 481 E. 7a/aa). Liegen Geheimhaltungsgründe vor, ist aufgrund einer Interes- senabwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse einerseits und dem Interesse an der Akteneinsicht andererseits abzuwägen. Wegleitend für die Abwägung ist das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV; Zwischenverfügung des BVGer A-6337/2014 vom 7.April 2015 E. 2; WALD- MANN/OESCHGER, a.a.O., Art. 27 Rz. 3 f.). Eine Verweigerung der Einsicht- nahme darf sich nur auf jene Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhal- tungsgründe bestehen (Art. 27 Abs.2 VwVG). Wird einer Partei die Ein- sichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr aus- serdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Art.28 VwVG). Die Beilagen 9 bis 12 enthalten Geschäftsgeheimnisse in Form von Um- satzzahlen und Angaben über weltweite Marktanteile, deren Geheimhal- tung die Beschwerdeführerin als Geheimnisträgerin verlangt und an deren Geheimhaltung auch ein schützenswertes Interesse besteht. Wie nachfol- gend aufgezeigt wird (siehe unten E. 6.3 f.), wird auf diese Beilagen auch nicht zum Nachteil der Beschwerdegegnerin abgestellt. Der Akteneinsicht wurde somit zurecht, auch ohne Aussonderung der antragsgegenständli- chen Beilagen, nicht stattgegeben. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra- gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1998 [MSchG, SR 232.11] i.V.m.

B-87/2020 Seite 7 Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinter- legt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwir- kung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 2.2 Waren und Dienstleistungen sind gleichartig, wenn die angesproche- nen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Ver- wendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Ver- triebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder aber un- ter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter- nehmen hergestellt werden (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2021 E. 6.1 [fig.]/Bonewelding [fig.]"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea/Neauvia"). Für Gleichartigkeit sprechen auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). 2.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 277 E. 2a "Boss/ Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Ur- teile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad- vista [fig.]; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/ Army tex [fig.]"). Bei kombinierten Wortbildmarken sind die einzelnen Be- standteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Gesamt- eindruck ausschlaggebend sind sodann die prägenden Wort- oder Bildele- mente eines Zeichens, während lediglich kennzeichnungsschwache Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren. Enthält eine Marke so- wohl charakteristische Wort als auch Bildelemente, können diese den mas- sgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream Aim/aim [fig.]; B-1403/2017 vom 28. November 2018 E. 2.3 "Real Nature Pure Quality for

B-87/2020 Seite 8 Dogs Wilderness [fig.]/Wolf of Wilderness"). Für die Ähnlichkeit von Wor- telementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E.2b/cc "Securitas"). 2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzumfang be- urteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. Für schwache Mar- ken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Ge- brauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979). Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 104). Ebenso können Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeauf- wandes einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteil B-3162/2010 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 104). Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere auch durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie ba- siert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil, der kennzeichnungskräf- tig sein muss. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tat- sächlichen Gebrauch bekannt geworden sein, während der blosse Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch zulässt (JOLLER, a.a.O., N. 25, 105). 2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähn- lichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurech- nungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Ver- wechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";

B-87/2020 Seite 9 B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). Anspielungen und Anleh- nungen an bekannte Marken schaffen keine Verwechslungsgefahr, wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt sind oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben. Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefoch- tene Marke sich nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.]" und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.]; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.]; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]; JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 210 und 215.). 3. Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu be- stimmen (JOLLER, a.a.O., N. 51). 3.1 Die Vorinstanz geht – ebenso wie die Beschwerdegegnerin – davon aus, die Waren und Dienstleistungen der Klasse 35 und 39 würden von den Abnehmerkreisen, die sie nicht näher konkretisiert, durchschnittlich aufmerksam nachgefragt. Beim Kauf von Fahrzeugen sei hingegen ge- mäss Praxis und Rechtsprechung von einer erhöhten Aufmerksamkeit aus- zugehen. Die Beschwerdeführerin nimmt eine durchschnittliche Aufmerk- samkeit der massgeblichen Verkehrskreise an, ebenfalls ohne diese näher zu konkretisieren. 3.2 Die in Frage stehenden Waren "Véhicules, à savoir automobiles, cami- ons, voitures, véhicules terrestres" der Klasse 12 adressieren vor allem Autofahrer sowie -händler und -vermieter und werden als hochpreisige und langlebige Güter mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben bzw. angemietet (vgl. Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]"; B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 "Land Rover/Land Glider). Die massgeblichen Verkehrskreise der mitregistrierten Hilfsdienstleistungen der Widerspruchsmarke im Bereich des kommerziel- len Fuhrparkmanagements und der Dienstleistungen des Fahrzeughan- dels (Kl. 35), des Fuhrparkmanagements und der Vermittlung von Autover-

B-87/2020 Seite 10 sicherungen (Kl. 36), der Fahrzeugreparaturdienste und der Flottenma- nagementdienste (Kl. 37) und der Dienstleistungen des Mietkaufs und der Vermietung von Fahrzeugen sowie der Reservierungsdienstleistungen (Kl. 39) stimmen mit den o.g. Verkehrskreisen überein. Die Hilfsdienstleis- tungen werden ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 3.1 "Connect/Cit- roen Business Connected"; B-259/2017 vom 13. März 2019 E. 4 "Tesla und Powerwall/Tesla Powerwall"). 4. Zu prüfen ist sodann die Gleichartigkeit der sich in casu gegenüberstehen- den Waren und Dienstleistungen. Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid aus, es bestehe Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Diese Einschätzung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten. Daher erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu. Sie legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). 5. Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Der älteren Wort-/Bildmarke "e" steht die Wort-/Bildmarke "pick e bike (fig.)" gegenüber. 5.1 Die Vorinstanz bejaht eine entfernte Zeichenähnlichkeit auf schriftbild- licher und klanglicher Ebene infolge Übernahme des Bestandteils "e". Ge- mäss Markenprüfungshilfe der Vorinstanz sei "e" ein gebräuchlicher und beschreibender Hinweis auf das Attribut "elektronisch" und zudem eine üb- liche Abkürzung für "Elektrizität". Der Sinngehalt von "e" rufe bei den Ver- kehrskreisen somit ähnliche Assoziationen hervor und könne die entfernte Zeichenähnlichkeit nicht kompensieren. Die Beschwerdegegnerin verneint eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, ihre Marke hebe sich insge- samt ausreichend von der älteren Marke ab. Die Übereinstimmung in ei- nem einzelnen Buchstaben könne mitnichten ausreichen, um die Zeichen- ähnlichkeit zu bejahen, da dies einer mosaikartigen Betrachtung gleich- käme. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, die Wortelemente "pick" und "bike" des angefochtenen Zeichens seien für die beanspruchten Wa- ren und Dienstleistungen rein beschreibend und für die Beurteilung unbe- achtlich. Kennzeichnungskräftig und prägend für den Gesamteindruck der angefochtenen Marke sei lediglich das stilisierte "e", das die grafischen

B-87/2020 Seite 11 Kernelemente der Widerspruchsmarke übernehme. In der Erinnerung der Abnehmerschaft blieben nur die kennzeichnungskräftigen Zeichenelemen- te haften, sodass für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit jeweils nur das "e" der beiden Zeichen beachtlich sei. 5.2 Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch und zeigt den stilisierten Kleinbuchstaben "e" in einem dunklen Quadrat. Der Buchstabe besteht aus zwei weissen dickeren Linien, in deren Mitte sich eine dünnere schwarze Linie einbettet. Die drei Linien beginnen bün- dig mit dem Rand des Quadrats auf deren linker Seite und laufen endlos nach links aus der Form hinaus. Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wort-/Bildmarke ohne Farban- spruch. Sie besteht aus den beiden dunklen, stilisiert geschriebenen Wort- elementen "pick" und "bike". Zwischen diesen Elementen befindet sich der ebenfalls stilisierte, weisse Kleinbuchstabe "e" vor einem dunklen Hinter- grund, der in derselben Schattierung gehalten ist wie die Wortelemente. Auch hier beginnt der horizontale Strich des Buchstabens bündig mit dem linken Rand der Hintergrundform, die einem Pin zur Standortmarkierung oder einer Sprechblase ähnlich sieht, und läuft nach links endlos hinaus. Das Bildelement "e" der angefochtenen Marke gleicht der Widerspruchs- marke optisch und phonetisch insofern, als beide Bestandteile den Buch- staben "e" vor einem dunklen Hintergrund zeigen und in einer Linie begin- nen, die jeweils endlos nach links aus der jeweiligen Hintergrundform hin- ausläuft. 5.3 Es stellt sich die Frage, ob ein divergierender Sinngehalt zu ausrei- chend Abstand zwischen den Zeichen führt. Vom Verkehr erkannt werden nebst Wörtern einer schweizerischen Landessprache auch solche auf Eng- lisch, soweit sie zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise zählen (Urteile des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader"; B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 "Peach Mallow"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray"). Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend vor allem auch aus dem breiten Publikum und nicht nur aus speziell ausgebildeten Fachkreise ge- bildet werden, sind an ihre Englischkenntnisse keine hohen Erwartungen zu stellen (Urteile B-3328/2015 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray"; B-1403/2017 E. 5 "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.]/Wolf

B-87/2020 Seite 12 of Wilderness). Als das relevante Sprachkönnen gilt somit der Basiswort- schatz. Die angefochtene Marke enthält zusätzlich zum stilisierten "e" die engli- schen Wortbestandteile "pick" und "bike". Das englische Wort "pick" be- deutet im vorliegenden Zusammenhang auf Deutsch "Auswahl" bzw. "etw. / jmd. aussuchen, auswählen" (Eintrag zu "pick" in PONS Online-Wörter- buch Englisch-Deutsch, abrufbar unter: http://pons.com). Das Wort "bike" bedeutet "Fahrrad", "Motorrad", "Maschine" (ebenfalls abrufbar unter http://pons.com). Diese Begriffe werden in allen Sprachregionen der Schweiz ohne Weiteres verstanden und verbinden sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie mit dem Element "e" zur Aufforderung, ein Rad zu wählen ("pick a bike"). Das Element "e" wird durch die Verfremdung von "a" und die Umrandung hervorgehoben und nicht etwa in den Hintergrund gerückt, wobei das Publikum weiss, dass der Buchstabe "e" üblicherweise als Ab- kürzung für den Begriff "elektronisch" verstanden wird (Urteil des BVGer B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"; Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1 "ePostSelect [fig.]"; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.1 "GlobalePost [fig.]"). Die Elemente "pick" und "bike" verleihen dem angefochtenen Zeichen darum keinen neuen Sinngehalt, der einen Abstand zum älteren Zeichen herbeiführen würde. Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, dass sich aufgrund der beidseitigen Verwendung des Vokals "e" ähnliche Assoziationen einstellen. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist damit zu bejahen. Im Ergebnis ist die Vorinstanz zurecht von einer zumindest entfernten Zei- chenähnlichkeit zwischen den streitgegenständlichen Marken aufgrund der ähnlichen grafischen Ausgestaltung des Buchstabens "e" ausgegangen. 6. Schliesslich ist die Verwechslungsgefahr vor dem Hintergrund der gesam- ten Umstände zu beurteilen. Zunächst ist die Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestim- men. 6.1 Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid fest, die Unterlagen würden zwar den Gebrauch der Schweizer Marken belegen, doch könnten daraus keine Rückschlüsse hinsichtlich deren Bekanntheit gezogen wer- den (was die Beschwerdeführerin bestreitet). Die Umsatzzahlen seien im Vorverfahren nicht belegt worden und sagten in Alleinstellung auch nichts

B-87/2020 Seite 13 über den Marktanteil der Beschwerdeführerin in der Schweiz aus. Die an- geführten Werbeanstrengungen beschränkten sich auf eine Werbekam- pagne, die an drei Flughäfen in der Schweiz über Weihnachten 2016 statt- fand, ausserdem auf ein grosses Plakat am Flughafen Zürich und auf Prä- senz in sozialen Medien. Die Nutzung des Zeichens auf Rechnungen und Webseiten sei als normale Gebrauchshandlung dem Bekanntheitsnach- weis ebenfalls nicht dienlich. Im Übrigen sei die Widerspruchsmarke durch- schnittlich kennzeichnungskräftig und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe die Belege falsch gewürdigt und zu Unrecht eine rein durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angenommen, sei das Zeichen doch in der Schweiz über rund 10 Jahre intensiv genutzt worden und geniesse hierzu- lande infolge grosser Bekanntheit auch eine gesteigerte Kennzeichnungs- kraft. Die erhöhte Bekanntheit ergebe sich auch aus den weltweiten Markt- anteilen und Umsatzzahlen der Beschwerdeführerin. Als Bestandteil von drei Schweizer Wort-/Bildmarken (CH P-572'323, CH 642'093, CH P-572'625) sowie dreier internationaler Registrierung mit Schutzaus- dehnung auf die Schweiz (IR 1'146'427, IR 1'142'625, IR 1'160'672), ge- niesse das Widerspruchszeichen schon allein als Teil einer Serienmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen ebensolchen Schutzumfang, was bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sei. Die Beschwerdegegnerin geht in Einklang mit der Vorinstanz von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. 6.2 Zunächst stellt sich die Frage nach der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die aus dem Kleinbuchstaben "e" besteht (siehe oben E. 5.2). In der Tat sind einzelne Buchstaben und Zahlen in der Regel freihaltebedürftig und ohne Unterscheidungskraft, da sie auch für die Mit- bewerber zur Verfügung stehen müssen (Urteil des BVGer B-4378/2013 vom 24. März 2014 E. 5.5.2 "BB/BB [fig.]"; B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 f. "A-Z"; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 148 ff.). Ausnahmsweise können sie durch grafische Ausgestaltung Unterscheidungskraft erlangen, falls sich diese nicht in üblichen Schriftarten oder naheliegenden Ausgestaltungen erschöpft (Urteile des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 3.1 "G [fig.]"; B-127/2010 vom 29. März 2010 E. 3.2 "V [fig.]"). Die Widerspruchsmarke ergänzt den Einzelbuchstaben "e" durch eine ungewohnte konturiert-kur- sive Schreibweise mit Umrandung zu einer gewissen Kennzeichnungs- kraft. Wie erwähnt wird der Buchstabe "e" im Kontext von Sachbezeich-

B-87/2020 Seite 14 nungen als Hinweis auf "elektronisch" oder "elektrisch" verstanden. Elekt- risch angetriebene Gefährte wie Automobile und Fahrräder ("E-Bikes") er- freuen sich zunehmender Beliebtheit, entsprechender Nachfrage und sind den Verkehrskreisen daher bekannt. Die Widerspruchsmarke hat in Bezug auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgrund der sich durch das Attribut "elektronisch" einstellenden Assoziation einen beschreibenden Charakter im Zusammenhang mit Fahrzeugen (KI. 12). Somit ist ihre Kenn- zeichnungskraft geschwächt, wodurch auch ihr Schutzumfang entspre- chend reduziert ist. 6.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf den erhöhten Schutz- umfang der Widerspruchsmarke infolge grosser Bekanntheit. Die Be- schwerdeführerin stützt sich in ihrer Beschwerde einerseits auf die folgen- den Beweismittel, die die Vorinstanz falsch gewürdigt habe: – Werbung in der Basler Zeitung im Jahr 2014 (Replikbeilage 8) – Dokumente betreffend Lancierung der "Exotic Car Collection" (Replikbeilage 12 und 13) – Übersicht Shortlist für "Swiss Travel Award" (Replikbeilage 15) – Online-Artikel betreffend Sponsoring-Partnerschaft mit der UEFA (Replikbeilage 20) – Anzahl Abrufe der internationalen Webseite der Beschwerdefüh- rerin durch Personen mit Schweizer IP-Adresse für die Jahre 2009 bis 2013 (Replikbeilage 22) – Dokumente betreffend Werbekampagne Flughaften Zürich im Jahr 2019 (Replikbeilage 25) und ergänzte im Beschwerdeverfahren folgende Dokumente: – Auszug aus dem System "Switzerland Enterprise Rental and Royalty Summary" (enthält Geschäftsgeheimnissen, Beschwerde- beilage 9) – Auszug aus dem System "Traffic from Switzerland" (enthält Ge- schäftsgeheimnisse, Beschwerdebeilage 10) – Präsentation "European Expansion May 2012 (enthält Geschäfts- geheimnisse, Beschwerdebeilage 11) – Präsentation Globalization July 2013 (enthält Geschäftsgeheim- nisse, Beschwerdebeilage 12) – Auszug der Webseite Brandfinance (Beschwerdebeilage 13) 6.4 Es ist zunächst zu prüfen, ob es der Beschwerdeführerin gelungen ist, einen intensiven Gebrauch in der Schweiz glaubhaft zu machen, aus dem

B-87/2020 Seite 15 sie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ableitet und sie sich somit zu- recht auf einen erhöhten Schutzumfang beruft. Die Beschwerdeführerin zeigt zwar auf, wie häufig ihre Webseiten in den Jahren 2009 bis 2013 aufgerufen wurden, jedoch lässt sich hierzu nichts zugunsten einer erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke selbst ab- leiten (Replikbeilage 22), denn diese Bekanntheit bezieht sich auf das Un- ternehmen selbst. Gleiches gilt für die Werbung in der Basler Zeitung (Rep- likbeilage 8), die Lancierung der "Exotic Car Collection" (Replikbeilage 12 und 13), Nominierung für den Swiss Travel Award (Replikbeilage 15) und die Sponsoring-Partnerschaft mit der UEFA (Replikbeilage 20). Es ist er- kennbar, dass die Beschwerdeführerin eine Kampagne bestehend aus di- gitalen und physischen Plakaten im Jahr 2019 am Flughafen Zürich, in der Deutschschweiz, durchführte, bei der die Widerspruchsmarke aber offen- sichtlich nicht in Alleinstellung verwendet wurde, sondern als Bestandteil des Zeichens "enterprise" (Replikbeilage 25). Es ist fraglich, ob die Abneh- mer die Widerspruchsmarke hier in Alleinstellung und nicht eher als Be- standteil eines anderen Zeichens der Beschwerdeführerin wahrgenommen haben. Weiter ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Flughafenkampagne al- lein als grosse Werbeanstrengung in allen Landessprachen der Schweiz zu werten sein soll, belegt sie doch lediglich eine punktuelle, nämlich örtlich und zeitlich begrenzte Bewerbung des Unternehmens, nicht aber der Wi- derspruchsmarke. Die als Geschäftsgeheimnis ins Recht gelegten Umsatzzahlen betreffen "Enterprise Rentals where the Renter was from Switzerland" und geben keinen Aufschluss darüber, wo der Umsatz erwirtschaftet wurde. Denn die Übersicht stellt auf den Wohnsitz des Abnehmers und nicht auf den Ort der Anmietung ab (Beilage 9), was keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Widerspruchsmarke zulässt. Gleiches gilt im Übrigen für die Anzahl der Besuche der Webseiten www.enterprise.ch sowie www.enterprise.com aus der Schweiz und die mit diesen Besuchen in Zusammenhang stehenden Umsätze (Beilage 10). Die Übersicht gibt sodann keinen Aufschluss über die Marktanteile der Beschwerdeführerin im Bereich des Autovermietungs- marktes in der Schweiz. Aus ausländischen Markeneintragungen, Werbe- unterlagen und Berichterstattungen vermag die Beschwerdeführerin eben- falls nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da diese keine Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz zu belegen vermögen (vgl. Be- schwerdebeilagen 11, 12 und 13).

B-87/2020 Seite 16 Der Beschwerdeführerin ist es daher nicht gelungen, die gesteigerte Be- kanntheit und eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft zu machen. 6.5 Die Vorinstanz kam auch richtig zum Schluss, die Beschwerdeführerin könne sich nicht auf den erweiterten Schutzumfang einer Serienmarke be- rufen, da sie die Bekanntheit der Serie beim Publikum nicht hinreichend substantiiert habe. Die Beschwerdeführerin hat in der Tat nicht dargelegt, inwiefern die Marken CH P-572'323, CH 642'093, CH P-572'625, IR 1'146'627, IR 1'142'625 und IR 1'160'672 dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt seien. Eine durch eine Serienmarke gestärkte Kenn- zeichnungskraft kann somit nicht geltend gemacht werden. 6.6 Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist mangels Anrechnung grosser Bekanntheit oder eines besonderen Schutzes als Serienmarke ge- schwächt und hat nur eine reduzierte Schutzwirkung. 7. Unter Berücksichtigung der geschwächten Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke ist sodann über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden. Da es sich vorliegend um gleichartige bzw. identische Waren und Dienstleistungen handelt, ist ein strenger Massstab anzuwenden und muss sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen ab- heben. Die beiden Zeichen ähneln sich nur im grafischen Element "e". Tat- sächlich genügt diese geringe Übereinstimmung auch bei identischen bzw. gleichartigen Waren und Dienstleistungen nicht, um in casu eine unmittel- bare oder mittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen, denn im Ge- samteindruck hebt sich die angefochtene Marke, insbesondere durch die einen abweichenden Gesamteindruck vermittelnden Wortelemente "pick" und "bike", ausreichend von der Widerspruchsmarke ab und erhält dadurch eine eigene Individualität. Die Vorinstanz hat den Widerspruch daher zu- recht abgewiesen. Die Beschwerde ist abzuweisen. 8. 8.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).

B-87/2020 Seite 17 Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe- deutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E. 3.3 "Tur- binenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungs- wert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Be- schwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und diese der Beschwer- deführerin aufzuerlegen. 8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi- gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine Honorarnote über Fr. 4'660.50 (inkl. MwSt.) eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen, was aber nicht bedeutet, dass diese unbesehen zu übernehmen ist. Vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitauf- wand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessens- spielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende reduzierte Parteientschädigung von Fr. 3'200.– als angemessen. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

B-87/2020 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen. 3. Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Par- teientschädigung von Fr. 3'200.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100669; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katherina Schwendener