B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-6921/2018

Urteil vom 27. Mai 2020 Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Della Batliner.

Parteien

Cally & Co, Chemin Philibert de Sauvage 37, 1219 Châtelaine, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Locher, Schweizerhof-Passage 7, Postfach, 3001 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, US-CA 94025 Menlo Park, vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 16062, IR 1'075'094 facebook (fig.) / CH 712'059 Facegirl (fig.).

B-6921/2018 Seite 2 Sachverhalt: A. Die am 2. Januar 2018 hinterlegte Schweizer Marke "Facegirl (fig.)" Nr. 712'059 mit nachfolgend abgebildetem Aussehen

wurde am 19. Januar 2018 im Schweizerischen Markenregister Swissreg veröffentlicht. Bei der Anmeldung beanspruchte die Marke die nachfolgen- den Waren und Dienstleistungen: Klasse 10: Poupées érotiques (poupées sexuelles). Klasse 16: Annuaires téléphoniques. Klasse 40: Services de retouches photographiques. Klasse 41: Services de photographie; services de photographes. Klasse 44: Services de soins de beauté et de santé fournis par des sau- nas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de mas- sage; services de salons de beauté; mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de massage; ser- vices de massages; massage; services d'information en matière de mas- sages. Klasse 45: Services de rencontres par voie informatique; services de ren- contres amoureuses sur Internet; services de rencontres amoureuses, recherche de partenaires amoureux et socialisation à des fins person- nelles sur Internet; services de clubs de rencontres sur Internet; services d'agences de rencontres; mise à disposition d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne dans le domaine des rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres entre individus et de nouer des con- tacts et relations d'amitié; services d'escorte. B. B.a Gegen die oben genannte Eintragung erhob Facebook, Inc. am 19. April 2018 gestützt auf ihre internationale Registrierung vom 16. Juli

B-6921/2018 Seite 3 2010 "facebook (fig.)" Nr. 1'075'094 vollumfänglich Widerspruch. Die Wi- derspruchsmarke sieht folgendermassen aus

und ist – soweit im vorliegenden Zusammenhang interessierend – für fol- gende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 45: Services de mise en relation sociale, services de réseaux et de rencontres; fourniture de services sociaux à savoir services de réseaux so- ciaux dans le domaine du développement personnel, à savoir l'auto-amé- lioration, l'épanouissement personnel, activités caritatives, philanthro- piques, bénévoles, activités de service public et communautaire, et activi- tés humanitaires; information à propos des services de réseaux sociaux dans le domaine du développement personnel, à savoir l'auto-amélioration, l'épanouissement personnel, activités caritatives, philanthropiques, béné- voles, activités de service public et communautaire, et activités humani- taires. B.b Mit Stellungnahme vom 25. Juni 2018 liess sich die Inhaberin der an- gefochtenen Schweizer Marke zum Widerspruch vernehmen. B.c Am 2. Juli 2018 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel ab. B.d Mit Verfügung vom 8. November 2018 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch teilweise gut und widerrief die Schweizer Marke "Facegirl (fig.)" Nr. 712'059 für sämtliche Waren der Klasse 16 sowie sämtliche Dienstleis- tungen der Klassen 40, 41 und 45. Zur Begründung hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, zwischen diesen strittigen Waren und Dienstleistungen und denjenigen der Widerspruchsmarke bestehe Identität oder Gleichartig- keit und die Vergleichszeichen wiesen Ähnlichkeiten auf. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kam sie daher unter Berücksichtigung der erhöh- ten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Schluss, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte zwischen der Wider- spruchsmarke und der angefochtenen Marke sah die Vorinstanz bei den Waren und Dienstleistungen der in Klasse 10 angefochtenen erotischen Puppen (poupées érotiques [poupées sexuelles]) sowie den in Klasse 44 angefochtenen Dienstleistungen in Bereichen der Schönheits- und Ge- sundheitspflege sowie Massagen (services de soins de beauté et de santé

B-6921/2018 Seite 4 fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de salons de beauté; mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de mas- sage; services de massages; massage; services d'information en matière de massages). C. C.a Mit Eingabe vom 6. Dezember 2018 legte die Inhaberin der angefoch- tenen Schweizer Marke Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Rechtsbegehren, in teilweiser Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei der Widerspruch der Beschwerdegegnerin auch in Bezug auf die services d'escorte in der Klasse 45 abzuweisen und die Vorinstanz anzuweisen, die Eintragung dieser Marke für diese Dienstleistungen nicht zu widerrufen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Be- schwerdegegnerin, zuzüglich Mehrwertsteuer. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin insbesondere an, die Oberbegriffe services de mise en relation sociale, services de rencontres in der Klasse 45 seien nicht ge- eignet, um das Schutzobjekt und den Schutzumfang der Widerspruchs- marke genügend zu bestimmen und seien daher nicht zu berücksichtigen. Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips werde der Schutzum- fang einer Marke auch durch die Waren- und Dienstleistungsliste bestimmt. Waren und Dienstleistungen seien daher präzis anzugeben. Die strittigen Dienstleistungen würden praxisgemäss nicht akzeptiert, da sie zu allge- mein seien. Aufgrund des Beurteilungsspielraums in dieser Frage seien der Gleichbehandlungsgrundsatz, die Rechtssicherheit, der Vertrauensgrund- satz und das Rechtsmissbrauchsverbot betroffen. Mangels Dienstleis- tungsgleichartigkeit fehle zudem die Verwechslungsgefahr der Vergleichs- zeichen von vornherein. Auch bei einem allenfalls erhöhten Bekanntheits- grad der Widerspruchsmarke sei die Waren- und Dienstleistungsgleichar- tigkeit unabhängig von den zu vergleichenden Zeichen zu prüfen. C.b Mit Beschwerdeantwort vom 18. Februar 2019 schloss die Beschwer- degegnerin auf Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des vor- instanzlichen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Las- ten der Beschwerdeführerin. Als Begründung führte sie namentlich an, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdeführerin die angeblich ungenügende Bestimmtheit der fraglichen Dienstleistungen der Wider- spruchsmarke in Bezug auf die weiteren in Klasse 45 der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen nicht beanstande und den Wider-

B-6921/2018 Seite 5 spruchsentscheid diesbezüglich akzeptiere, während sie diese jedoch al- lein im Vergleich zu den hier angefochtenen Dienstleistungen services d'escorte als ungenügend präzise bestimmt bezeichne. Bei Escortdiensten handle es sich nicht um eine Form der Prostitution. Begleitdienste könnten ganz unterschiedlicher Natur sein und beschränkten sich nicht auf Erotik oder Prostitution. Die Grenzen zwischen diesen und der "Vermittlung sozi- aler Kontakte" sowie der "Vermittlung von Bekanntschaften" seien flies- send, da es bei allen um zwischenmenschliche Kontakte gehe. Alle diese Dienstleistungen seien aufgrund der offenen Formulierung im weiteren Sinne dem gleichen Markt der "sozialen Kontakte" zuzurechnen und daher gleichartig. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke trage zu einer erhöh- ten Kennzeichnungskraft der Marke "facebook" bei. Unter Berücksichti- gung des erweiterten Schutzumfangs bestehe jedenfalls kein Zweifel an der Dienstleistungsgleichartigkeit. Es sei davon auszugehen, dass die Be- schwerdeführerin die Zeichenähnlichkeit nicht bestreite. Vorliegend sei die Verwechslungsgefahr gegeben, da sich die angefochtene Marke durch die Übernahme des Bestandteils "face" und der ähnlichen Darstellung an die Bekanntheit der Widerspruchsmarke anlehne. C.c Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2019 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung hielt sie unter anderem fest, dass ein "Escortservice" keine Form der Prostitution darstelle, sondern ein Begleitservice sei, der neben der Vermittlung sexueller Kontakte auch le- diglich die Vermittlung gesellschaftlicher Begleitung anbiete. Die Grenzen zwischen den strittigen Dienstleistungen seien fliessend. Die Gleichartig- keit zwischen services de mise en relation sociale, services de rencontres Klasse 45 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen services d'escorte Klasse 45 sei zu Recht bejaht worden. C.d Mit Replik vom 7. Juni 2019 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie die vorliegend strittige Dienstleistung nachträglich auf den Bereich der Prostitution eingeschränkt habe. Gestützt auf das angepasste Dienstleis- tungsverzeichnis präzisierte sie ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass der Widerspruch in teilweiser Aufhebung des angefochtenen Entscheids auch in Bezug auf die services d'escorte; tous les services précités dans le domaine de la prostitution in der Klasse 45 abzuweisen und die Vorinstanz anzuweisen sei, die Eintragung dieser Marke für diese Dienstleistungen nicht zu widerrufen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin, zuzüglich Mehrwertsteuer. Im Übrigen hielt sie an ihrem bisherigen Standpunkt fest.

B-6921/2018 Seite 6 C.e Mit Duplik vom 21. August 2019 nahm die Beschwerdegegnerin von der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angefochtenen Marke Kenntnis und blieb bei ihren bereits formulierten Rechtsbegehren. C.f Mit Stellungnahme vom 20. September 2019 hielt die Vorinstanz an ih- rem Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde fest. Sie wies darauf hin, dass die teilweise Löschung der angefochtenen Marke dazu führe, dass diese nicht mehr Schutz für Escort-Dienstleistungen (services d'escorte) im Allgemeinen, sondern nur noch spezifisch für die im präzisier- ten Zusatz erwähnten Escort-Dienstleistungen im Bereich der Prostitution beanspruche. Insbesondere äusserte sie sich zur Gleichartigkeit der präzi- sierten Dienstleistungen der angefochtenen Marke mit den Dienstleistun- gen services de mise en relation sociale, services de rencontres der Wi- derspruchsmarke dahingehend, dass auch die zwischenzeitlich erfolgte Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angefochtenen Marke nichts an ihrer bisherigen Beurteilung zu ändern vermöge. C.g Mit Stellungnahme vom 21. Oktober 2019 äusserte sich die Beschwer- deführerin nochmals und wiederholte ihr modifiziertes Rechtsbegehren. C.h Mit Vernehmlassung vom 25. November 2019 verzichtete die Vor- instanz auf eine weitere Stellungnahme und schloss mit Verweis auf die angefochtene Verfügung und den bisherigen Schriftenwechsel auf Abwei- sung der Beschwerde unter Kostenfolge. C.i Mit Stellungnahme vom 9. Januar 2020 hielt die Beschwerdegegnerin an den bisherigen Rechtsbegehren unverändert fest. D. Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet. E. Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder- lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

B-6921/2018 Seite 7 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Be- schwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen ist gegeben (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teil- genommen, ist durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Damit ist sie zur Be- schwerde legitimiert (Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist so- wie unter Einhaltung der erforderlichen Formvorschriften eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung die Schweizer Marke Nr. 712 059 "Facegirl (fig.)" für sämtliche Waren der Klasse 16 sowie sämt- liche Dienstleistungen der Klassen 40, 41 und 45 widerrufen. Sie beliess die Eintragung der angefochtenen Marke im schweizerischen Markenre- gister für Waren der Klasse 10 (poupées érotiques [poupées sexuelles]) und Dienstleistungen der Klasse 44 in Bereichen der Schönheits- und Gesundheitspflege sowie Massagen (vgl. dazu Sachverhalt A und B.d). In der Beschwerde vom 6. Dezember 2018 verlangt die Beschwerdeführerin die teilweise Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abwei- sung des Widerspruchs der Beschwerdegegnerin auch in Bezug auf die services d'escorte in der Klasse 45. Während des laufenden Beschwerde- verfahrens passte die Beschwerdeführerin das Dienstleistungsverzeichnis der Klasse 45 durch einen Antrag bei der Vorinstanz teilweise an, indem sie die services d'escorte weiter auf tous les services précités dans le do- maine de la prostitution einschränkte. Sie präzisierte ihr Rechtsbegehren vor dem Bundesverwaltungsgericht entsprechend. Grundsätzlich ist es im Beschwerdeverfahren nicht zulässig, neue Anträge zu stellen (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 2.208 ff.). Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz nahmen indes im Rahmen der Vernehmlassung zum angepassten Rechts- begehren sowie zu dieser neuen Sachverhaltsentwicklung Stellung und äusserten sich zur Gleichartigkeit nach erfolgter Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angefochtenen Marke dahingehend, dass dies an ihrer bisherigen Beurteilung nichts ändere. Aus diesem Grund

B-6921/2018 Seite 8 erweist sich eine Rückweisung der Angelegenheit vorliegend nicht als not- wendig und die Sache ist mit dem modifizierten Rechtsbegehren zu beur- teilen (vgl. Urteil des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 5.3 "SCHEL- LEN-URSLI/Schellenursli"). Es bleibt somit beim unangefochten gebliebe- nen teilweisen Widerruf der Markeneintragung hinsichtlich aller bean- spruchten Waren der Klasse 16 sowie sämtlicher beanspruchter Dienst- leistungen der Klassen 40, 41 und 45, mit Ausnahme der letzten, vorlie- gend strittigen Dienstleistung. Hierzu ist die Frage zu behandeln, ob der Widerspruch gegen die angefochtene Schweizer Marke "Facegirl (fig.)" in Bezug auf die Dienstleistung services d'escorte mit der nachträglich erfolg- ten Einschränkung tous les services précités dans le domaine de la prosti- tution in der Klasse 45 begründet ist. 3. 3.1 Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichar- tige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr hängt demnach von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur Zeichenähnlichkeit. Je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, umso unterschiedlicher müssen die Zeichen sein. Besteht hingegen ein kleiner Zeichenabstand, müssen wie- derum grössere Unterschiede zwischen den Waren- und Dienstleistungs- verzeichnissen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke vor- handen sein, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (STÄDELI/BRAUCH- BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Marken- schutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf Grundlage eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Wider- spruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit – wie vorliegend – keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entge- gensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberall"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Dienstleis- tungen sind identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchte

B-6921/2018 Seite 9 Dienstleistung unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (vgl. RKGE in: sic! 2007 533 ff., "Médicins sans frontières/Homéopat- hes sans frontières Suisse [fig.] II"). Ein wichtiges Gleichartigkeitskriterium ist zudem, wenn der Verwendungszweck bei den sich gegenüberstehen- den Dienstleistungen derselbe ist und dasselbe Bedürfnis befriedigt wer- den soll (KASPAR LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Manfred Fassbinder [Hrsg.], SMI [Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht] 29, 1993, S. 91). Gegen eine Gleichartigkeit von Dienstleistungen spricht der Um- stand, dass die Dienstleistungen üblicherweise klar abweichenden Abneh- merkreisen angeboten werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 333). Allfällige Überlappungen zwischen Abnehmerkreisen lassen nicht bereits den Schluss auf eine Gleichartigkeit der Dienstleistungen zu, ebenso wenig gilt dies, wenn die fraglichen Dienstleistungen am selben Ort erbracht werden (vgl. Urteil des BGer 4A_257/2014 vom 29. September 2014 in: sic! 2015 S. 37, "Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA"). 3.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FO- RUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zei- chenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Hingegen tre- ten nur wenig kennzeichnungskräftige Bildelemente einer kombinierten Wort/Bildmarke beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Eine Verwechslungs- gefahr kann bereits bei einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). 3.4 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft: er ist umso grösser, je höher ihre Kennzeichnungs- kraft ist. Die Wirkung eines Zeichens ist stets in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 85).

B-6921/2018 Seite 10 4. Der Widerspruch gegen nationale CH-Eintragungen hat innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung zu erfolgen (Art. 31 Abs. 3 MSchG). Die Frist endet an jenem Tag des letzten Monats, der nach seiner Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist zu laufen begann (Art. 2 Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV; SR 232.111]). Bei der internationalen Registrierung Nr. 1'075'094 facebook (fig.) vom 16. Juli 2010 handelt es sich vorliegend unbestrittener- massen um die ältere Marke. Die angefochtene Marke wurde am 19. Ja- nuar 2018 im Swissreg publiziert. Der Widerspruch vom 19. April 2018 ist damit rechtzeitig erfolgt. 5. 5.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerk- samkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabei das Dienstleis- tungsverzeichnis der älteren Marke "facebook (fig.)" (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweize- rischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.). Eng umschriebene Waren- oder Dienstleistungsangaben ermöglichen eine präzise Bestimmung der Ver- kehrs-, namentlich der Abnehmerkreise, weite Begriffe demgegenüber eine allgemeinere Bestimmung (ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 N. 25). 5.2 Die ältere Marke beansprucht die vorliegend strittigen Oberbegriffe ser- vices de mise en relation sociale und services de rencontres. Als massge- bliche Verkehrskreise sind insbesondere kontaktfreudige Individuen aus der Schweiz zu betrachten, welche Interesse an neuen, beziehungsweise Pflege der bereits vorhandenen, Bekanntschaften im digitalen Raum vor- weisen und zu diesem Zweck soziale Netzwerke als Plattform nutzen. Er- fahrungsgemäss wird von den Anbietern für die Nutzung von Online-Diens- ten ein Mindestalter vorgegeben, welches zwischen 12 bis 14 Jahren liegt. Als relevanter Verkehrskreis ist daher vor allem das allgemeine Publikum anzusehen. Möglich ist aber auch eine gewerbliche Nutzung der bean- spruchten Dienstleistungen durch andere Unternehmen, etwa für das Bu- chen von einschlägigen Werbeanzeigen zur Kontaktaufnahme zwischen Privatpersonen oder das Verwalten einer Gruppe oder Seite für ein Unter- nehmen, welches Treffen unterschiedlicher Art organisiert (vgl. etwa https://www.facebook.com/legal/commercial_terms, besucht am 12.3.2020).

B-6921/2018 Seite 11 5.3 Bewegen sich zu den relevanten Verkehrskreisen gehörende Privat- personen im digitalen Raum, stellt sich die Frage, welche Aufmerksamkeit sie dabei walten lassen. Das Vergleichen verschiedener Marken hinsicht- lich der möglichen Nutzung eines Online-Dienstes fällt unter dem Blickwin- kel der relevanten Abnehmerkreise wohl eher unter «Surfen» beziehungs- weise «Aufrufen von verschiedenen Webseiten» und ist im Zusammen- hang mit einem Sammeln von Informationen zu sehen. Diese Art von Inter- netnutzung erfolgt in der Regel mit verminderter Aufmerksamkeit. Vorlie- gend relevant ist aber in erster Linie nicht dieses Zusammentragen von Informationen, sondern der Akt der "Interaktion" mittels der angebotenen Online-Dienste. Die konkrete Wahl des jeweiligen Anbieters wird mit Blick auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der älteren Marke in der Regel mit einer Registrierung unter Preisgabe von Daten bestätigt und erfolgt sehr «bewusst» (zum Beispiel aufgrund von Empfehlungen von Nut- zern eines Online-Dienstes im Bekanntenkreis oder aufgrund der spezifi- schen Vorzüge des gewählten Dienstleistungsangebots). Für eine Regist- rierung verlangen Anbieter von Online-Diensten üblicherweise ein Mindest- mass an Informationen über ihre Nutzer: dazu gehören meist Name, Ge- schlecht, Geburtsdatum, Handynummer und/oder E-Mailadresse. Hier ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Die Preisgabe weiterer Informationen – wie etwa den Beziehungsstatus, die Kundgabe von Meinungen oder das Hochladen von Bildern – ist in der Regel fakulta- tiv. Je nach Anbieter kann der Einblick in diese Informationen allen Nutzern oder auch lediglich eingeschränkten Kreisen gewährt werden beziehungs- weise lassen sich entsprechende Einstellungen der Sichtbarkeit durch die Nutzer vornehmen. Die Aktualität der erteilten Angaben oder Kundgebun- gen kann sich zudem im Laufe der Zeit ändern, ohne dass diese Informa- tionen zeitnah angepasst oder gelöscht werden. So sind zwar relevante Verkehrskreise möglicherweise bei der Wahl eines hochzuladenden Bildes äusserst sorgfältig. Hinsichtlich des Bewusstseins, inwiefern sie dadurch ihre Einwilligung zur Verwendung des Bildes durch Dritte geben und die Frage, welche (Fremd-)Nutzung dies genau beinhaltet, ist die Aufmerk- samkeit eher reduziert. Insgesamt ist daher auch hier von einer durch- schnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. 6. 6.1 Streitpunkt zwischen den Parteien ist zunächst die Frage der hinrei- chenden Bestimmtheit der Oberbegriffe services de mise en relation soci- ale und services de rencontres der Klasse 45 der Widerspruchsmarke.

B-6921/2018 Seite 12 6.2 Diesbezüglich führt die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben haupt- sächlich an, den Oberbegriffen der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und services de rencontres – und im Übrigen auch allen anderen beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 45 – fehle es von vornherein an der notwendigen Bestimmtheit zur Eintragung. Der Wider- spruchsmarke mangle es diesbezüglich am Schutzobjekt und Schutzum- fang, weshalb die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 nicht zu berücksichtigen seien. 6.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin erachten die Beanstan- dungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich fehlender Bestimmtheit der genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 45 als un- begründet. 6.4 6.4.1 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festhielt, ist die Frage der Bestimmtheit der von der Widerspruchsmarke insbesondere be- anspruchten Dienstleistungen services de mise en relation sociale und ser- vices de rencontres vorliegend nicht von Belang. Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Juli 2010 international registriert, mit einer Basiseintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei handelt es sich – wie bei der Schweiz – um einen Mitgliedstaat der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stock- holm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madri- der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Die in Art. 6 quinquies PVÜ festgehal- tene Telle quelle-Klausel besagt, dass eine in einem Mitgliedstaat der PVÜ ordnungsgemäss hinterlegte Marke in anderen Mitgliedstaaten so, wie sie ist, zur Eintragung zugelassen werden muss und die Rückweisungsgründe in der PVÜ abschliessend aufgezählt sind. Eine Schutzverweigerung aus formellen Gründen ist erst seit 1. Januar 2017 gestützt auf Art. 52 Abs. 1 Bst. a MSchV, welcher auf Art. 30 Abs. 2 Bst. a MSchG verweist, möglich. Vor diesem Zeitpunkt war das Sekretariat der OMPI (Organisation Mondi- ale de la Propriété Intellectuelle) für die formelle Prüfung jeder Basisregist- rierung und für die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen zustän- dig, bevor die Registrierung dem im Gesuch bezeichneten Land mitgeteilt wurde. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Swissness-Vor- lage äusserte der Bundesrat die Notwendigkeit, dass die Vorinstanz – wie auch bereits die Ämter der Vereinigten Staaten von Amerika, der Bundes- republik Deutschland oder der Europäischen Union – einer internationalen

B-6921/2018 Seite 13 Marke mit Schutzwirkung auf die Schweiz den Schutz aus dem alleinigen Grund verweigern können müsse, dass die Angabe von Waren und Dienst- leistungen (trotz der Überprüfung durch das WIPO-Sekretariat) gemäss den innerstaatlichen Schweizer Bestimmungen zu vage oder nicht genü- gend präzise ist. Mit dieser neuen Möglichkeit sollte der Schutz von Marken verweigert werden, deren Klassifizierung offensichtlich nicht korrekt ist. Die neue Praxis bezweckte eine Gleichbehandlung schweizerischer Marken und internationaler Registrierungen (vgl. Revision der Markenschutzver- ordnung, Anhang I, Erläuternder Bericht zum "Swissness"-Ausführungs- recht vom 20. Juni 2014, S. 8, < https://www.ad- min.ch/ch/d/gg/pc/documents/2549/1_MSchV%20Erlaeterun- gen_DE.pdf>, besucht am 4.4.2020). 6.4.2 Die Eintragung der vorliegend interessierenden Oberbegriffe ser- vices de mise en relation sociale und services de rencontres der Klasse 45 war daher zum Zeitpunkt der Prüfung nicht zu beanstanden und erfolgte zu Recht. Die Rüge der Beschwerdeführerin betreffend die ungenügende Be- stimmtheit und des fehlenden Schutzobjekts der strittigen Oberbegriffe der Widerspruchsmarke geht damit fehl. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich auch die Prüfung der von der Beschwerdeführerin allein in diesem Kontext angerufenen Grundsätze der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit, des Treu und Glaubens und des Verbots des Rechtsmissbrauchs. 7. 7.1 Zu prüfen ist, ob Identität beziehungsweise Gleichartigkeit zwischen den sich entgegenstehenden Dienstleistungen vorliegt. Dabei sind insbe- sondere lexikalische und gesetzliche Definitionen sowie der allgemeine Sprachgebrauch zu berücksichtigen (JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 275). 7.2 Die Beschwerdeführerin hat mit Replik vom 7. Juni 2019 die strittige Dienstleistung der Klasse 45 der angefochtenen Marke von service d'escorte auf services d'escorte; tous les services précités dans le domaine de la prostitution eingeschränkt. Die angefochtene Marke bildet ihrer An- sicht nach in diesem Bereich einen in sich geschlossenen Wirtschafts- zweig, da Unternehmen aus Reputationsgründen typischerweise nicht gleichzeitig Prostitution neben anderen Dienstleistungen anböten. Die Wi- derspruchsmarke sei nicht für Prostitution oder ähnliche Dienstleistungen eingetragen. Daher seien keine Fehlzurechnungen zu befürchten. Zudem richteten sich die Dienstleistungen an ein unterschiedliches Publikum.

B-6921/2018 Seite 14 7.3 Die Vorinstanz erachtet die Grenze zwischen den strittigen Dienstleis- tungen der sich entgegenstehenden Marken als fliessend. Selbst der zwi- schenzeitlich auf den Bereich der Prostitution eingeschränkte Schutz der Escort-Dienstleistungen der angefochtenen Marke vermöge an der Beur- teilung der Gleichartigkeit nichts zu ändern. 7.4 Die Beschwerdegegnerin verwies in ihren Eingaben ebenfalls auf die unterschiedliche Natur von Begleitdiensten und die fliessenden Grenzen zu den Oberbegriffen der Widerspruchsmarke. Der neutralen Formulierung der fraglichen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke lasse sich nicht entnehmen, ob diese einen sexuellen oder gar prostitutionsbezogenen Charakter aufwiesen. Alle in Frage stehenden Dienstleistungen seien dem gleichen Markt der "sozialen Kontakte" und "zwischenmenschlichen Bezie- hungen" zuzurechnen. Die Präzisierung auf Prostitutionsdienstleistungen ändere nichts an der Dienstleistungsgleichartigkeit. 7.5 7.5.1 Die Widerspruchsmarke geniesst zum einen insbesondere Schutz für den Oberbegriff service de rencontres. "Rencontre" bezeichnet in der fran- zösischen Sprache die Begebenheit, dass sich zwei Personen begegnen. Diese Begegnung kann auf Zufall beruhen oder im Sinne eines beabsich- tigten Treffens sein. Als Synonym wird auch das Wort "Kontakt" verwendet. Der Ausdruck kann als eine Begegnung im Kampf oder auch im Rahmen einer Diskussion verstanden werden. Des Weiteren könnte ein Treffpunkt gemeint sein (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/rencontre, be- sucht am 9.4.2020). Damit handelt es sich bei "rencontre" um einen weiten, aber hinreichend bestimmten Begriff. Der Schutz der Widerspruchsmarke gilt zum anderen für den Oberbegriff service de mise en relation sociale. In Bezug auf Personen ist unter dem französischen Wort "relation" die Bezie- hung zwischen zwei oder mehreren Personen zu verstehen (https://diction- naire.lerobert.com/definition/relation, abgerufen am 9.4.2020). Das Adjek- tiv "sociale" steht für eine Gruppe von Individuen in Form einer Gesell- schaft, und deren Beziehungen untereinander (https://dictionnaire.lero- bert.com/definition/social; abgerufen am 22.4.2020). "Mise en contact" be- zeichnet gemäss Wörterbuch die Handlung oder Massnahme, um gewisse Kontakte oder Beziehungen herzustellen ("action d'établir certaines relati- ons" unter "mise" Ziff. 7, Le petit Larousse illustré 2012). Die Art der Bezie- hung ist bei all diesen Definitionen nicht näher umschrieben. Doch auch der zweite Oberbegriff steckt mit genügender Bestimmtheit ab, dass zwi-

B-6921/2018 Seite 15 schenmenschliche Beziehungen im Raum stehen. Das bei beiden Oberbe- griffen verwendete Wort "service" steht im Personenkontext für die Art und Weise, Klienten oder übergeordneten Personen einen Dienst zu erweisen oder sich bei jemandem nützlich zu machen ("action ou manière de servir un client, un maître" unter Ziff. 3 oder "ce que l'on fait pour être utile à quel- qu'un" unter Ziff. 11, Le petit Larousse illustré 2012). 7.5.2 Der von der Beschwerdeführerin für die strittige Dienstleistung ver- wendete Begriff "Escort" ist grundsätzlich weit zu verstehen, wie die Vor- instanz und die Beschwerdegegnerin mit ihren Ausführungen und Beilagen zutreffend veranschaulicht haben. Unter "Escort" beziehungsweise "Be- gleitung" fallen gemäss Klassifikationshilfe der Vorinstanz Begleitdienste jeglicher Art. Die Vermittlung gesellschaftlicher Begleitung wird ebenso wie die Sicherheitsbegleitung von der lexikalischen Bedeutung erfasst (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/escorte, besucht am 22.4.2020). Mit der zwischenzeitlich erfolgten Einschränkung sowie Anpas- sung des Rechtsbegehrens reduzierte die Beschwerdeführerin die von ihr beanspruchten Escort-Dienstleistungen auf den Bereich der Prostitution. 7.5.3 Bei den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistun- gen der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und ser- vice de rencontres stehen wie bei den services d'escorte der angefochte- nen Marke die Vermittlung zwischenmenschlicher Kontakte und Beziehun- gen im Vordergrund. Die Grenzen sind fliessend und Überschneidungen zwischen den erwähnten Dienstleistungen ergeben sich zwangsläufig. Die Escort-Dienstleistungen der angefochtenen Marke lassen sich unter die Oberbegriffe der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und service de rencontres subsumieren, denn zwischen ihnen besteht ein enger charakteristischer Zusammenhang (vgl. RKGE in sic! 2003, 343 ff. 345 "Visart/Visarte" bezüglich Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen von Designern und Werbung). Zwar trifft es zu, dass die Widerspruchs- marke nicht explizit für Prostitutions- oder ähnliche Dienstleistungen einge- tragen ist, wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält. Dasselbe galt vor der Einschränkung auch für die angefochtene Marke. Mit der nachträglich erfolgten Präzisierung erhofft sich die Beschwerdeführerin vergeblich eine hinreichende Abgrenzung zwischen der angefochtenen Marke und der Wi- derspruchsmarke. Selbst durch diese Einschränkung ihrer Escort-Dienst- leistungen auf den Teilbereich der Prostitution verbleibt ein enger charak- teristischer Zusammenhang zu den Oberbegriffen der Widerspruchs- marke. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant. So ist nicht von Belang, dass die Beschwerdegegnerin

B-6921/2018 Seite 16 offenbar die Nutzung der Widerspruchsmarke zur "sexuellen Kontaktauf- nahme" verbietet und die Beschwerdeführerin dies als Hinweis dafür deu- tet, dass diese "erst recht nichts mit Prostitution zu tun haben wolle". Tat- sache ist, dass die Formulierung der fraglichen Oberbegriffe der Wider- spruchsmarke im Register hinreichend weit gefasst ist, so dass selbst Prostitutionsdienstleistungen darunterfallen können. Der Verwendungs- zweck der Ermöglichung von Kontaktaufnahme deckt sich bei allen bean- spruchten Dienstleistungen. Die Dienstleistungen richten sich auch nicht an ein klar voneinander abweichendes Publikum, da Endkonsumenten in sozialen Netzwerken Kontakte jeglicher Art suchen. 7.5.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass zwischen den Oberbe- griffen der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und service de rencontres sowie der beanspruchten Dienstleistung der ange- fochtenen Marke services d'escorte der Klasse 45 selbst mit der Ein- schränkung auf tous les services précités dans le domaine de la prostitu- tion zumindest eine Gleichartigkeit besteht. 8. 8.1 Nun gilt es zu prüfen, ob zwischen den strittigen Zeichen eine Ähnlich- keit vorhanden ist. 8.2 Bei beiden Zeichen handelt es sich um Wort-/Bildmarken. Die Wider- spruchsmarke "facebook (fig.)" setzt sich aus den zum englischen Grund- wortschatz gehörenden Worten "face" und "book" zusammen. Das Wor- telement wird auf einem blauen Rechteck in weissen, fettgedruckten Klein- buchstaben dargestellt. Die angefochtene Marke trägt die Bestandteile "face" und "girl". Die fetten weissen Lettern befinden sich auf einem schwarzen, rechteckigen Hintergrund. Der Grossbuchstabe "F" wird im oberen Teil von einem rosaroten Herz als Kulisse umrahmt und erfährt eine diagonal-kreisförmige schwarze Unterbrechung bei der unteren Waag- rechte. 8.3 Bei beiden Zeichen wurde grundsätzlich auf dieselben einfachen grafi- schen Elemente gesetzt: Ein dunkler rechteckiger Untergrund verstärkt in plakativer Weise die Wirkung des weiss geschriebenen Wortelements in Fettbuchstaben. Einzig das rosarote Herz der angefochtenen Marke sticht in der Gestaltung etwas hervor. Selbst wenn von einem gewissen prägen- den Gehalt dieser Grafikelemente ausgegangen würde, reichten die Unter- schiede in der Farbgebung des Hintergrunds (blau anstelle von schwarz)

B-6921/2018 Seite 17 und das rosarote Herz hinter dem gross geschriebenen, schwarz fragmen- tierten "F" der angefochtenen Marke nicht für einen hinreichenden Zeichen- abstand zur Widerspruchsmarke aus. Denn die angefochtene Marke setzt gewisse Gestaltungselemente auf ähnliche Art und Weise um wie die Wi- derspruchsmarke. Bei der Betrachtung der Begriffselemente ist die Über- einstimmung der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke im ersten Wortteil "face" augenfällig. Der zweite Wortteil "book" beziehungs- weise "girl" klingt aufgrund der verschiedenen Vokal- und Konsonanten- folge zwar nicht besonders ähnlich, enthält aber die gleiche Anzahl Buch- staben. Die gleiche Wortlänge und derselbe Wortanfang der zusammen- gesetzten Wortelemente schlägt sich in Zusammenschau mit der Ausspra- chekadenz und dem wiedererkennbaren Muster im Zeichenaufbau der je- weils zweisilbigen Begriffselemente dergestalt nieder, dass Analogien zwi- schen den konfligierenden Zeichen naheliegen. Damit sind gewisse Ähn- lichkeiten des Schriftbilds und des Wortklangs sowie in den grafischen Ge- staltungsmitteln nicht von der Hand zu weisen. Die gesamte Aufmachung des strittigen Zeichens der angefochtenen Marke führt bei relevanten Ab- nehmerkreisen insbesondere wegen der kompletten Übereinstimmung im ersten Wortteil und der ähnlichen Grafikelemente auf Anhieb zur Erinne- rung an das Widerspruchszeichen, welche sich durch die bereits genann- ten Unterschiede nicht abschütteln lässt. 8.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, "facegirl" weise in Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung auf das Gesicht des Escort-Girls hin, weshalb die angefochtene Marke über einen klar abweichenden Sinngeh- alt verfüge. Zudem verstärke das stilisierte Herz den unterschiedlichen Sinngehalt, da es ein geläufiger Hinweis auf erotische Dienstleistungen darstelle. Weder "Facegirl" noch "facebook" ergeben jedoch mit ihren Wort- zusammensetzungen einen für relevante Verkehrskreise derart klaren Sinn, dass bei übereinstimmender Bedeutung des ersten Wortteils ein deutlicher Zeichenabstand zu erreichen wäre. Daran vermag auch das sti- lisierte Herz nichts zu ändern. Der Eindruck einer phonetischen und visu- ellen Nähe lässt sich somit auch nicht mit einem sofort und unwillkürlich erkennbaren genügenden semantischen Abstand aufheben, zumal die Übernahme des ersten Wortteils auch auf dieser Ebene zu einer starken Ähnlichkeit der beiden Marken führt (so auch Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 8.2 und 9.2 "FACEBOOK/Stressbook" in Bezug auf die Übereinstimmung der strittigen Marken im zweiten Wortteil; Urteil des BVGer B-5294/2016 vom E. 5.3 "MEISTER/ZeitMeister"; BGE 121 III 377 E. 2b und 3c „Boss/Boks“).

B-6921/2018 Seite 18 8.5 Im Gesamteindruck ist daher von einer Zeichenähnlichkeit auszuge- hen. 9. 9.1 Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Ge- samtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke und des Aufmerksamkeitsgrads der relevanten Abneh- merkreise zu beurteilen. 9.2 Bereits in einem anderen Urteil stellte das Bundesverwaltungsgericht die erhöhte Kennzeichnungskraft und den damit verbundenen erweiterten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke fest (Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 9.1.4 "FACEBOOK/Stressbook", wo- bei hier die reine Wortmarke "FACEBOOK" und die Übereinstimmung im zweiten Wortteil "book" zur Beurteilung stand). Vorliegend benutzen die beiden sich entgegenstehenden Marken als ersten Wortbestandteil den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriff "face". Die Be- schwerdeführerin macht daran ein absolutes Freihaltebedürfnis geltend. Im bereits erwähnten Urteil sah das Bundesverwaltungsgericht den Begriff "fa- cebook" in der Schweiz als höchstens leicht beschreibend an, wobei es dies unter anderem auch bezüglich der beanspruchten Dienstleistung Be- reitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benut- zer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Le- ben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke der Klasse 38 festhielt (Ur- teil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 9.1.3 "FACE- BOOK/Stressbook"). Dasselbe gilt auch für die vorliegend mit Bildelemen- ten kombinierte Widerspruchsmarke in Bezug auf die hier strittigen Dienst- leistungen der Klasse 45 service de rencontres und services de mise en relation sociale. Auch bei diesen Dienstleistungen wird der Inhalt durch die Benutzer und nicht durch die Anbieter bestimmt. Losgelöst von der ur- sprünglichen Idee eines Jahrbuchs mit Fotos und Namen von Studentin- nen und Studenten steht es den benutzenden Personen der Widerspruchs- marke frei, ihr Profil ohne "Offenbarung des eigenen Gesichts" zu führen. Damit erübrigt sich die Prüfung, ob ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den thematischen Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes besteht (so auch Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 9.1.3 "FACEBOOK/Stress- book" mit Hinweisen auf die Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Feb- ruar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Feb- ruar 2016 E. 4.2 f. "Rapunzel").

B-6921/2018 Seite 19 9.3 Ob die relevanten Abnehmerkreise bei im Bereich der Prostitution lie- genden Escort-Dienstleistungen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist angesichts dessen, dass die Kontaktaufnahme auf einer ähnlich persönlichen Ebene wie in so- zialen Netzwerken vermittelt wird, nicht anzunehmen. Vielmehr ist auch hier wie bei der Widerspruchsmarke (vgl. dazu E. 5.3) von einem durch- schnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen. 9.4 Die angefochtene Marke verwendet nicht die identischen Wortbestand- teile wie die Widerspruchsmarke. Zudem weist sie mit der Farbgebung schwarz-weiss mit rosarotem Herz Unterschiede zur Widerspruchsmarke auf, welche in blau und weiss hinterlegt ist. Die Widerspruchmarke lässt beim durchschnittlich aufmerksamen Publikum insoweit ein hinreichend präzises Erinnerungsbild aufkommen, als diese Abweichungen wahrge- nommen werden. Eine direkte Verwechslung der betroffenen Zeichen ist somit nicht zu befürchten. Der Begriff der Verwechslungsgefahr schützt selbst bekannte Marken nur so weit, als ihre Übereinstimmung mit dem angefochtenen Zeichen eine gleiche oder verwandte betriebliche Herkunft erwarten lässt (Urteil des BVGer B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 6.2 "JB Blancbain [fig.]/Reapain [fig.]" m.w.H.). 9.5 Durch die Übernahme des ersten Wortbestandteils und ähnlicher Ge- staltungsmerkmale wie weisser fettgedruckter Schriftfarbe auf rechtecki- gem dunklen Hintergrund greift die angefochtene Marke Kernelemente der Widerspruchsmarke auf und weckt bei den relevanten Verkehrskreisen da- mit unweigerlich Assoziationen zur Widerspruchsmarke. Aufgrund der vor- handenen Dienstleistungsgleichartigkeit besteht die Gefahr, dass dadurch bei den relevanten Abnehmerkreisen falsche Zusammenhänge vermutet werden. Selbst bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit könnte zu Unrecht der Eindruck entstehen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus dem- selben oder miteinander wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stam- men. Ähnliche Drittzeichen werden als Serienzeichen missdeutet oder aber als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auf- gefasst. Bei der Wahrnehmung eines anderen Zeichens genügt eine blosse Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedanken- verbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.). 9.6 Bei gesamthafter Betrachtung lässt sich eine mittelbare Verwechs- lungsgefahr bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen

B-6921/2018 Seite 20 Verkehrskreise angesichts der erhöhten Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Dienstleistungsgleichartig- keit somit nicht ausschliessen. 9.7 Aus den dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. 10. 10.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrens- kosten sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro- zessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal- tungsgericht bemisst sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist das Interesse der Wi- dersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Wider- spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren in Bezug auf die angefochtene Marke auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert sprechen. Auf- grund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrens- kosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– entnommen. 10.2 Der obsiegenden Beschwerdegegnerin kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei. Sie ist anhand der eingereichten Kostennote oder – wenn eine sol- che fehlt – aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote einge- reicht, entsprechend wird die Parteientschädigung vorliegend auf Grund- lage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 3'000.– festgesetzt.

B-6921/2018 Seite 21 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

B-6921/2018 Seite 22 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss ent- nommen. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– zu ent- richten. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 16062; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Della Batliner

Versand: 4. Juni 2020