B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5828/2023
Urteil vom 2. Juli 2025 Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Chiara Piras, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.
Parteien
Jemie B.V., Beneluxweg 37, NL-4904 SJ Oosterhout, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und Sylvia Anthamatten, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Swiss Hanf Production AG, Rebbergstrasse 22, 8706 Meilen, vertreten durch Felber & Partner AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 100146 IR Nr. 687'207 "Canna (fig.)" / CH Nr. 715'825 "CANNAVITAS".
B-5828/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 687'207 "Canna (fig.)", die am 23. Dezember 1997, gestützt auf eine Basiseintragung in den Benelux-Staaten, mit Prioritätsdatum vom 31. Juli 1995 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 4/1998 veröffentlicht wurde. Das Zeichen sieht folgendermassen aus:
und ist mit dem Farbanspruch "vert" hinterlegt. Es ist in Klasse 1 für "Engrais pour les terres" registriert. B. Am 1. Mai 2018 wurde die Eintragung der Schweizer Wortmarke Nr. 715'825 "CANNAVITAS" in Swissreg veröffentlicht. Soweit vorliegend relevant, ist sie für folgende Waren eingetragen: Klasse 1 Anti-pathogene Pflanzenschutzmittel; biologische anti-pathogene Pflanzen- schutzmittel; Mittel zur Vorbeugung von Pflanzenkrankheiten; Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Krankheitserreger; Nährmittel für Pflanzen; Nähr- stoffzubereitungen für Pflanzen; Präparate von Spurenelementen für Pflan- zen.
Klasse 5 Mittel zur Behandlung von Krankheiten und Schädlingen bei Pflanzen; Präpa- rate zum Vertreiben von Schädlingen.
Klasse 31 Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Gartenbau; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Setzlinge und Sa- menkörner als Pflanzengut. C. C.a Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Au- gust 2018 Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im vor- erwähnten Umfang.
B-5828/2023 Seite 3 C.b Das Verfahren wurde auf Antrag der Beschwerdegegnerin am 1. Ok- tober 2018 sistiert und, da die Beschwerdeführerin der Sistierung wider- sprach, am 11. Oktober 2018 fortgesetzt. C.c Mit Widerspruchsantwort vom 11. März 2019 erhob die Beschwerde- gegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. C.d Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 13. Juni 2019 ver- schiedene Belege ein, wobei sie die Aussonderung gewisser Passagen und Dokumente betreffend Verkaufs- und Umsatzzahlen beantragte, was von der Vorinstanz gutgeheissen wurde. C.e Mit Duplik vom 8. Oktober 2019 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrer Argumentation fest, die Marke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. C.f In einer unaufgeforderten Stellungnahme vom 5. Dezember 2019 reichte die Beschwerdeführerin weitere Gebrauchsbelege ein und bean- tragte die Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid des Bundesverwal- tungsgerichts im Beschwerdeverfahren B-5422/2019. C.g Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 23. Dezember 2019 antrags- gemäss sistiert und am 26. August 2021 fortgesetzt. C.h Im weiteren Schriftenwechsel bis zum Abschluss des Verfahrens hiel- ten beide Parteien an ihren jeweiligen Standpunkten fest. C.i Mit Verfügung vom 19. September 2023 wies die Vorinstanz den Wi- derspruch vollumfänglich ab. Der Beschwerdeführerin sei es anhand der eingereichten Belege nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch ih- res Zeichens im fraglichen Zeitraum vom 11. März 2014 bis zum 11. März 2019 glaubhaft zu machen. D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2023 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Rechtsbegehren:
B-5828/2023 Seite 4 relativen Ausschlussgründe gegen die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 715'825 "CANNAVITAS" und zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz (Eidgenös- sisches Institut für Geistiges Eigentum) zurückzuweisen. 3. Eventualiter zur Ziff. 2.: a. Der Widerspruch gegen die angefochtene Schweizer Marke Nr. 715'825 "CANNAVITAS" sei in Bezug auf die folgenden beanspruchten Waren gutzuheissen: Klasse 1: anti-pathogene Pflanzenschutzmittel; biologische anti-pathogene Pflanzenschutzmittel; Mittel zur Vorbeugung von Pflanzenkrankheiten; Mittel zum Schutz von Pflanzen ge- gen Krankheitserreger; Nährmittel für Pflanzen; Nährstoffzu- bereitungen für Pflanzen; Präparate von Spurenelementen für Pflanzen; Klasse 5: Mittel zur Behandlung von Krankheiten und Schäd- lingen bei Pflanzen; Präparate zum Vertreiben von Schädlin- gen; Klasse 31: rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Land- wirtschaft und Gartenbau; rohe und nicht verarbeitete Samen- körner und Sämereien; Setzlinge und Samenkörner als Pflan- zengut. b. Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum an- zuweisen, die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 715'825 "CANNAVITAS" für die in Rechtsbegehren 3.a hiervor genannten Waren zu widerrufen. c. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschä- digung für die ihr im Zusammenhang mit dem Widerspruchs- verfahren Nr. 100'146 entstandenen Kosten zuzusprechen. 4. Die ungeschwärzten Versionen der Replik und Replikbeilagen 1 und 5-7 aus den Akten der Vorinstanz zum Widerspruchsverfahren Nr. 100'146 sowie Beilage 5 seien für die Akteneinsicht auszuson- dern. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde- gegnerin. Dies mit der Begründung, ihr Zeichen sei im relevanten Zeitraum sehr wohl rechtserhaltend gebraucht worden. Zudem reichte sie weitere Belege ein.
B-5828/2023 Seite 5 E. Mit Verfügung vom 2. November 2023 wurde der Beschwerdegegnerin Ak- teneinsicht in den Postaufgabenachweis gewährt, wonach die Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden war. F. Auf gemeinsamen Antrag der Parteien wurde das Beschwerdeverfahren ab 22. November 2023 sistiert und durch Zwischenverfügung am 29. Mai 2024 wiederaufgenommen. G. Mit Beschwerdeantwort vom 10. Juli 2024 beantragt die Beschwerdegeg- nerin, die Beschwerde abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungs- folge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie argumentiert im Wesentlichen, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke an- hand der eingereichten Dokumente nicht glaubhaft gemacht. H. Mit Vernehmlassung vom 20. August 2024 beantragt die Vorinstanz eben- falls die kostenfällige Abweisung der Beschwerde zulasten der Beschwer- deführerin und hält an ihren Ausführungen in der angefochtenen Verfügung fest. I. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. J. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen- den Erwägungen eingegangen.
B-5828/2023 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvo- raussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E.1; Urteil des BVGer B-5549/2023 vom 30. Januar 2024 E. 1.1). 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). 1.2 Zweifel der Beschwerdegegnerin an der Legitimation der Beschwerde- führerin wegen einer abweichenden Postanschrift wurden durch Publika- tion ihrer neuen Anschrift im Eintrag der Widerspruchsmarke im internatio- nalen Markenregister beseitigt, die mit Notifikation vom 31. August 2023 in der Gazette OMPI Nr. 33/2023 erfolgte. 1.3 Die Beschwerdeführerin hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge- reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Im Beschwerdeverfahren stellt die Beschwerdegegnerin erstmals die Vollmacht der Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin in Abrede. Die Be- schwerdeführerin habe im Markenregister eine niederländische Kanzlei in Breda als Vertreterin hinterlegt und lasse im vorliegenden Verfahren die Walder Wyss AG auftreten, im Zusammenhang mit einer einvernehmlichen Lösung der Streitigkeiten habe die Beschwerdegegnerin jedoch mit einer dritten Kanzlei in Rotterdam kommuniziert. Es sei daher fraglich, ob die von der Beschwerdeführerin dem Widerspruch vom 2. August 2018 beigefügte Vollmacht, die weder Ort noch Datum enthalte und zudem keine Identifika- tion der unterzeichnenden Person ermögliche, den Nachweis einer wirksa- men Vollmacht für das vorliegende Beschwerdeverfahren erbringe. 2.2 2.2.1 Eine Partei kann sich auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten lassen, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat (Art. 11 Abs. 1 VwVG). Die Ver- tretung wird durch Vollmacht bestellt, die gültig erteilt sein muss, damit die Handlungen des Vertreters dem Vertretenen zugerechnet werden können
B-5828/2023 Seite 7 (vgl. Urteile des BVGer A-3038/2022 vom 22. Mai 2024 E. 2 ff., C-5128/ 2020 vom 22. Dezember 2020; RES NYFFENEGGER, in: Auer/Müller/Schind- ler, Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 11 Rz. 18). 2.2.2 Die Beschwerdeführerin hat eine Rechtsvertretung mandatiert, die sich im Vorverfahren durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen hat (Wider- spruchsbeilage Nr. 1; vgl. Art. 11 Abs. 2 VwVG). Durch Zustellung der Be- schwerdeantwort wurde die Beschwerdeführerin respektive ihre Rechts- vertretung über die Zweifel der Beschwerdegegnerin in Kenntnis gesetzt; sie hat sich dazu jedoch nicht geäussert. Die Beschwerdeführerin wurde schon in anderen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch die Kanzlei Walder Wyss vertreten (vgl. Urteile B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 "Canna (fig.)/Cannatonic" und B-2554/2021 vom 16. November 2021 "Cannabe/Cannamigo"). In diesen Verfahren war die Bevollmächtigung un- bestritten. Die Walder Wyss AG ist für die Beschwerdeführerin im Schwei- zer Markenregister zudem für weitere Marken als Vertretung eingetragen (vgl. CH 756'786 CANNA, CH 782'892 CANNA). 2.3 Im Ergebnis hat das Bundesverwaltungsgericht keinen Anlass, von ei- ner ungültigen Vollmacht der beschwerdeführerischen Rechtsvertretung auszugehen. 3. 3.1 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegen- stand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzes- auslegung hätte sein sollen. Ein Gegenstand, über den die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat und nicht entscheiden musste, darf die obere Instanz nicht beurteilen, da sie sonst in die funktionelle Zu- ständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde (Urteile des BVGer B-4839/ 2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.1 m.w.H. "Face ID"; B-6068/2014 vom
B-5828/2023 Seite 8 die Beschwerde sich damit als zulässig. Das Eventualbegehren Ziffer 3 (siehe oben Sachverhaltselement D) der Beschwerdeführerin auf Gutheis- sung des Widerspruchs gegen den schweizerischen Teil der angefochte- nen Marke hingegen geht über den Streitgegenstand hinaus (vgl. dazu un- ten, E. 7.6). 3.3 Der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerin (Rechtsbegehren Zif- fer 4), die ungeschwärzten Versionen der Replik, gewisser Replikbeilagen und der Beschwerdebeilage 5 für die Akteneinsicht auszusondern, ist nicht vollstreckbar und erübrigt sich, nachdem die Akteneinsicht gewährt wurde. 4. Soweit eine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun- gen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird, ist sie geschützt (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber kann sein Markenrecht nicht mehr geltend ma- chen, wenn er die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Ab- schluss des Widerspruchsverfahrens nicht in Zusammenhang mit den be- zeichneten Waren und Dienstleistungen gebraucht hat (Art. 12 Abs. 1 MSchG). 4.1 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, sonst verwirkt sie (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsanga- ben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Massgeblich für die Berechnung des glaubhaft zu machenden Gebrauchszeitraums ist der Zeitpunkt der Einrede: der Zeitraum bestimmt sich rückwärts gerechnet ab Einrede des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner (Urteile des BVGer E-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.3 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"). 4.2 Den Gebrauch ihrer Marke muss die Widersprechende nicht beweisen, sondern glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Das bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, die fragli- chen Tatsachen seien nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahr- scheinlich. Die Behörde muss nicht voll überzeugt sein, aber zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen korrekt sind, höher einschät- zen als das Gegenteil (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; Ur- teile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 1.2 "SET ONE/
B-5828/2023 Seite 9 se:one – der deutsche Messestuhl"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 2.3 "S8/ES8"). 4.3 Jeder Sachverhalt lässt sich grundsätzlich mit beliebigen Beweismitteln nachweisen (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, VPB 52.9 E. 1a). Eine Beschränkung auf bestimmte Beweismittel wäre unzulässig (vgl. zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung BGE 130 III 328 E. 3.3). 4.3.1 Als Beweismittel, um die Benutzung einer Marke glaubhaft zu ma- chen, kommen vor allem Belege wie Rechnungen, Lieferscheine und Be- scheinigungen in Verbindung mit Gebrauchsbeispielen (Etiketten, Mustern, Verpackungen, Katalogen, Prospekten etc.) in Frage (Urteil des BVGer B-6253/2016 vom 14. Juli 2021 E. 8.3 "Prosegur"). Der Benutzungsnach- weis muss sich auf den massgebenden Zeitraum beziehen und einwand- frei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können (Urteil des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 5.4 "Hispano Suiza"). Nicht datierte Be- weise sind jedoch zulässig, wenn sie mit anderen datierten Beweisen in Verbindung gebracht werden können (Urteile des BVGer B-6253/2016 vom 14. Juli 2021 E. 8.3 "Prosegur", B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 5.4 "His- pano Suiza"; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutz- gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG Rz. 8). 4.3.2 Wo nur persönliche Schilderungen helfen, dürfen Parteien eigene Er- klärungen oder Bestätigungsschreiben einreichen (KAISER/RÜETSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 72). Eidesstattliche Erklärungen aus dem Ausland, sogenannte "Affidavits", sind schriftliche Aussagen unter strafrechtlicher Sanktion (SCHWEIZER/EICHENBERGER, Jusletter 28.2.2011, N. 21). Im deut- schen Widerspruchsverfahren genügt beispielsweise eine gut begründete Versicherung, wenn sie die Benutzungsform erkennen lässt (BPatG, 28 W [Pat] 183/03). Erscheint die Erklärung jedoch offensichtlich leichtfertig, ist Zurückhaltung geboten (BGH VersR 1986, 59). Das schweizerische Recht kennt keine entsprechende Regelung (vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 E. 5.4.6, B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 "E*trader [fig.])/e trader [fig.]"). Solchen Erklärungen kommt im Verwaltungsverfahren keine er- höhte Beweiskraft zu (Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2; THOMAS RITSCHER, in: sic! 2001, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], S. 693). Sie gelten lediglich als Parteibehauptungen (vgl. Urteile des BGer 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 14.2.2.1 "Trillium"). Sie bleiben aber im Rahmen
B-5828/2023 Seite 10 freier Beweiswürdigung berücksichtigungsfähig, insbesondere in Verbin- dung mit weiteren Mitteln (BVGer B-3294/2013 E. 5.2). Ihre Beweiskraft beschränkt sich auf Identität, Zeitpunkt und Form der Abgabe (Urteil des BGer 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002 E. 4b). 4.4 Auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht we- sentlich abweichenden Form gilt als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]"). Erweiterungen, die über rein grafische Elemente hinausgehen, beeinträchtigen den rechtserhaltenden Gebrauch, wenn die Marke nicht mehr als eigenständiges Zeichen erkennbar ist, sondern in ei- nem übergeordneten Gesamtzeichen aufgeht (Urteile des BVGer B-4465/ 2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1, 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]". Wesentlich ist, dass der charakteristische Kern der Marke, der ihr markentypisches Ge- samtbild bestimmt, in seiner Identität erhalten bleibt (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]; B-5902/2013 E. 2.4 "Wheels/Wheely"). 4.5 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertreten- der Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell- schaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteile des BVGer B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 2.5 "S8/ES8"; B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 2.4 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl"; B-4552/2020 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]"). 4.6 Gemäss dem Territorialitätsprinzip ist ein Markengebrauch nur rechts- erhaltend, wenn er in der Schweiz erfolgt. Hierfür wird eine gewisse, wenn auch minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes vorausgesetzt (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkom- mentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 51). Eine Besonderheit bildet der markenmässige Gebrauch für den Export, der ebenfalls als rechtserhaltend gilt (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
B-5828/2023 Seite 11 Ein relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur die tatsächliche Benutzung der Marke in der Schweiz voraus, sondern erfordert darüber hinaus, dass
5.1 Mit Widerspruchsantwort vom 11. März 2019 erhob die Beschwerde- gegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke recht- zeitig mit der ersten Rechtsschrift. Die Beschwerdeführerin hat daher den Gebrauch ihres Zeichens für den Zeitraum zwischen dem 11. März 2014 und dem 11. März 2019 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht.
B-5828/2023 Seite 12 5.2 Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin 22 Beila- gen ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs- marke im fraglichen Zeitraum glaubhaft zu machen (vgl. Beilagen 1 bis 18 zur Widerspruchsreplik vom 13. Juni 2019 sowie Beilagen 1 bis 4 der Wi- derspruchstriplik vom 5. Dezember 2019). Im Einzelnen sind dies:
B-5828/2023 Seite 13
5.3 5.3.1 Zusätzlich reichte sie im Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen für den betreffenden Zeitraum ein:
5.3.2 Die Beschwerdegegnerin moniert, im Widerspruchsbeschwerdever- fahren neu eingereichte Belege seien unbeachtlich. Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 12 Abs. 1 VwVG); die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine Mitwir- kungspflicht (Art. 13 VwVG), die auch im daran anschliessenden Be- schwerdeverfahren fortbesteht. Bei der Glaubhaftmachung des rechtser- haltenden Gebrauchs kommt der Mitwirkungspflicht (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine derart erhebliche Bedeutung zu, dass praktisch von der Anwendbar- keit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4641/ 2018 vom 1. April 2019 E. 2.1 "Quantex/Quantedge [fig.]"), B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli", B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY"). Entsprechend können im Beschwerdeverfahren Noven geltend gemacht und erst recht ergänzende Beweismittel zu bereits Vorgebrachtem einge- reicht werden (vgl. KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Marken- gebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192, Urteile des BVGer B-763/ 2007 vom 5. November 2007 E. 10 "K-Swiss", B-7449/2006 vom
B-5828/2023 Seite 14 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; Entscheid der RKGE in: sic! 2004 S. 38 E. 3 "Bosca/Luigi Bosca"; RKGE in: sic! 1998S. 406 E. 3 "An- chor/Ancora"). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin sind die ergänzend einge- reichten Beweismittel der Beschwerdeführerin daher beachtlich. 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe das Affidavit (Wider- spruchsreplikbeilage 1; fortan: die Erklärung) zu Unrecht als einfache Par- teibehauptung gewertet und deren Inhalt nicht berücksichtigt (Beschwer- deschrift, Rz. 11 und 26 ff.). Im Zusammenspiel mit den weiteren Belegen indiziere die Erklärung den rechtserhaltenden Gebrauch. Demgegenüber beanstandet die Beschwerdegegnerin die Glaubwürdigkeit der Erklärung, da deren Unterzeichner, Herr A., weder klar identifizierbar noch im schweizerischen Handelsregister der Canna Switzerland GmbH als zeich- nungsberechtigt aufgeführt sei. Die Erklärung würde zahlreiche Schwär- zungen und unvollständige Anhänge mit leeren Seiten enthalten. Daher sei sie nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch des streitgegenständ- lichen Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz qua- lifiziert die Erklärung als einfache Parteibehauptung und beurteilt deren An- hänge als zum Beweis untauglich. Auch in Kombination mit den weiteren eingereichten Belegen liesse sich nichts zu Gunsten der Beschwerdefüh- rerin ableiten. 6.2 In der Erklärung bestätigt ein Herr A., er sei Angestellter der Canna Switzerland GmbH, die wiederum Lizenznehmerin der Beschwer- deführerin sei. Er trifft verschiedene Aussagen zur Gruppe der Beschwer- deführerin: die CANNA Switzerland GmbH sei seit 1993 auf dem Markt tätig und die Marke "Canna" werde in der Schweiz mindestens seit 2001 be- nutzt. Weiter enthält die Erklärung Angaben zum Umsatz, zur Anzahl ver- kaufter CANNA-Produkte in der Schweiz und zu den in der Schweiz tätigen Drittanbietern bzw. Distributoren, allerdings keine zur erklärenden Person. 6.3 Der Unterzeichner, Herr A._______, lässt sich nicht eindeutig identifi- zieren und erscheint nicht im Handelsregister der Canna Switzerland GmbH. Zudem weist die Erklärung Schwärzungen auf und enthält unvoll- ständige Anhänge, wodurch sich eine sachgerechte Überprüfung er- schwert. Vor diesem Hintergrund ist die Erklärung als blosse Behauptung zu qualifizieren; als Beweismittel ist sie nicht überzeugend. Daran vermag
B-5828/2023 Seite 15 auch die Würdigung der übrigen Belegen nichts zu ändern, wie nachfol- gend aufgezeigt wird. 7. Im Folgenden sind die weiteren Beweismittel zu würdigen. 7.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe es trotz identischer Adresse beziehungsweise identischem Sitz nicht als glaubhaft erachtet, dass die Verkäufe durch die CANNA International B.V. oder die CANNA Switzerland GmbH unter Lizenz respektive mit entsprechender Erlaubnis erfolgt seien (Beschwerde, Rz. 34 f.). Die Dritthändler seien zudem zur Be- nutzung des Zeichens autorisiert gewesen. Die Vorinstanz erachtet die ein- gereichten Belege als unzureichend, da unklar bliebe, ob und inwiefern die bezeichneten Dritthändler zum Gebrauch der Marke autorisiert gewesen seien. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin seien die Belege insge- samt unbeachtlich, da sie ausserhalb des relevanten Zeitraums datieren. 7.1.1 Mit den Ausdrucken der Wayback-Machine zur Webseite www.can- na.ch (Widerspruchsreplikbeilage 2) sowie den Printscreens zu dieser Seite (Widerspruchsreplikbeilagen 3 und 4) soll aufgezeigt werden, dass das Zeichen im streitgegenständlichen Zeitraum in der Schweiz gebraucht wurde. Unklar bleibt jedoch, ob überhaupt und, wenn ja, wie oft auf diese Webseiten aus der Schweiz zugegriffen wurde oder inwieweit auf diesem Weg Produkte in der Schweiz vertrieben oder beworben wurden. Hierzu hat die Beschwerdeführerin keine Zahlen und Statistiken vorgelegt. 7.1.2 Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, fehlt ein Beleg dafür, dass die Drittfirmen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke ermächtigt waren. Ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens in der Schweiz durch die Beschwerde- führerin wird durch die eingereichten Dokumente nicht glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Belege lägen insgesamt ausserhalb des relevanten Zeitraums, ist anzumerken, dass es sich bei ei- nigen Ausdrucken um Seiten aus der Wayback-Machine handelt und er- sichtlich ist, dass im relevanten Zeitraum liegende Versionen der Internet- seiten anzeigt werden (vgl. Beilage 8, S. 3; Beilage 9, S. 3; Beilage 10, S. 9 und 22; Beilage 11, S. 4). Doch auch unter Berücksichtigung dieser Um- stände genügt die Dokumentation nicht zum Nachweis eines ernsthaften Gebrauchs des streitgegenständlichen Zeichens in der Schweiz. Gleiches gilt für die in den Widerspruchsreplikbeilagen 12 und 13 enthaltenen Screenshots, die ausserhalb des relevanten Zeitraums datieren.
B-5828/2023 Seite 16 7.2 Die Beschwerdeführerin hat im Vorverfahren vier Rechnungen der CANNA Switzerland GmbH für den Zeitraum vom 11. Juni 2014 bis 23. Ok- tober 2015 (Widerspruchsreplikbeilagen 5 bis 7) eingereicht. Diese Gesell- schaft wurde aber erst am 31. Juli 2015 im schweizerischen Handelsregis- ter eingetragen. Es ist unbestritten, dass sie vor ihrer Eintragung keine Rechnungen stellen konnte. Die Beschwerdeführerin erklärt, statt Kopien seien versehentlich neue Ausdrucke der Rechnungen auf aktuellem Brief- papier angefertigt und eingereicht worden. Die fehlerhaften Rechnungen wurden sodann ersetzt (Widerspruchstriplikbeilagen 1 bis 4). Die Be- schwerdeführerin ist der Ansicht, sie habe durch die Rechnungen den Ver- kauf von flüssigen Bodendüngemitteln unter der Widerspruchsmarke an autorisierte Händler in der Schweiz im relevanten Zeitraum aufgezeigt (Be- schwerde, Rz. 33 ff.). Im Beschwerdeverfahren reicht sie zusätzlich die Handelsregisterauszüge zweier Rechnungsempfänger ein, um deren Exis- tenz zu beweisen (Beschwerdebeilagen 7 und 8). Die Beschwerdegegne- rin bestreitet, wie schon im Vorverfahren, die Authentizität der eingereich- ten Rechnungen. Die Handelsregisterauszüge seien mangels eindeutiger Identifikation der Rechnungsempfänger unbeachtlich. Die Vorinstanz ge- langt zum Schluss, der rechtserhaltende Markengebrauch sei anhand der Rechnungen nicht glaubhaft dargelegt worden. Insbesondere werde nicht belegt, dass die CANNA International B.V. und die CANNA Switzerland GmbH zum gleichen Konzern wie die Beschwerdeführerin gehörten. Ob die adressierten Händler (Widerspruchstriplikbeilagen 1 bis 4) zum Vertrieb der CANNA-Produkte autorisiert gewesen seien, sei ebenfalls unklar. 7.2.1 Die Rechnung Nr. 5315140, datiert vom 17. September 2015, wurde von der CANNA International B.V. an die C._______ ausgestellt. Gemäss Handelsregisterabfrage ist diese Firma nicht existent und war es in dieser Rechtsform auch nicht (vgl. www.zefix.ch). An der gleichen Adresse wäre zumindest die D._______ domiziliert, die aber erst seit dem 1. April 2021 im Handelsregister eingetragen ist. Mangels Nachvollziehbarkeit ist diese Rechnung als Beleg für den rechtserhaltenden Gebrauch nicht geeignet. Die Rechnung Nr. 5314188 ist vom 12. November 2014 und wurde von der CANNA International B.V. an die E._______ ausgestellt. Die Beschwerde- führerin reichte einen Handelsregisterauszug für die "F." ein (Be- schwerdebeilage 7), die immerhin an der gleichen Adresse domiziliert ist, wie die Rechnungsempfängerin. Mit den Rechnungen Nr. 5314172 vom 11. Juni 2014 und Nr. 5315158 vom 23. Oktober 2015 stellt die CANNA International B.V. der G.
B-5828/2023 Seite 17 verschiedene Positionen in Rechnung. Die Beschwerdeführerin reichte ei- nen Handelsregisterauszug für die "H._______" ein (Beschwerdebeilage 8). Diese ist demnach an der gleichen Adresse domiziliert wie die Rech- nungsempfängerin. 7.2.2 Alle vier Rechnungen wurden von der CANNA International B.V. an Rechnungsempfänger in der Schweiz adressiert. Anhand der eingereich- ten Struktur per 13. Juli 2015 (Beschwerdebeilage 10) und der Handelsre- gisterauszüge (Beschwerdebeilagen 11 bis 15) zeigt die Beschwerdefüh- rerin immerhin nachvollziehbar auf, dass sie selbst, die CANNA Internatio- nal B.V. sowie die CANNA Switzerland GmbH zur CANNA-Gruppe gehö- ren. Sämtliche Rechnungen datieren auch aus dem relevanten Zeitraum und weisen durch ihre Adressaten einen Bezug zur Schweiz auf. In der oberen rechten Ecke ist jeweils eine Abwandlung des streitgegenständlichen Zei- chens abgebildet. Im Unterschied zur eingetragenen Marke ist die Schrift jedoch nicht schwarz (vgl. oben, Sachverhaltselement A), sondern vollstän- dig grün gehalten. Zudem enthält das Zeichen den ebenfalls grün darge- stellten Zusatz „The solution for growth and bloom“. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, geht aus den Rechnungen aber nicht hervor, ob die darin aufgeführten Artikel tatsächlich mit dem Zei- chen gekennzeichnet waren. Es finden sich lediglich Artikelnummern und -bezeichnungen, die teilweise zwar das Wortelement „CANNA“ enthalten. Der Gebrauch des Zeichens auf den Rechnungen ist jedoch rein unterneh- mensbezogen zu verstehen: Es wird nicht als Marke verwendet, sondern als Firmenkennzeichen der Beschwerdeführerin (vgl. Urteil des BVGer B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 4.2 "Diadora/Dador Dry Water [fig.]"). Die Rechnungen belegen den rechtserhaltenden Gebrauch daher nicht. 7.3 Die beigelegten Ausgaben der Zeitschrift CANNAtalk (Widerspruchs- replikbeilagen 14 bis 18) zeigen zwar das streitgegenständliche Zeichen, beispielsweise auf dem Cover. Es bleibt aber unklar, wie und ob das Print- medium in der Schweiz distribuiert wurde, zumal es auf Englisch ist. Aus diesen Magazinen kann nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abge- leitet werden. 7.4 Schliesslich reichte die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde zwei Lizenzverträge (Beschwerdebeilagen 16 [fortan: Lizenzvertrag I] und 17
B-5828/2023 Seite 18 [fortan: Lizenzvertrag II]) ein, mittels derer sie sich den Gebrauch ihres Zei- chens durch Dritte anrechnen lassen möchte. Beide Verträge sind unda- tiert. Sie wurden für die Beschwerdeführerin (Lizenzgeberin) von "B." und für die CANNA Switzerland GmbH (Lizenznehmerin) von "A." unterzeichnet. Letzterer wird im Handelsregisterauszug der CANNA Switzerland GmbH nicht aufgeführt und es bestehen keine An- haltspunkte dafür, dass er zur Unterschrift für die Gesellschaft bevollmäch- tigt gewesen wäre. Damit ist bereits grundsätzlich fraglich, ob die Lizenz- verträge rechtsgültig zustande gekommen sind. Der Lizenzvertrag I (Beschwerdebeilage 16) gibt zudem als "Effective Date" den 1. Januar 2017 an (vgl. Ziffer 1.1 des Vertrags). Er wurde begin- nend mit ebendiesem Datum für ein halbes Jahr geschlossen mit der Op- tion auf Verlängerung (vgl. Ziffer 26.1 und 26.2 des Vertrags). Wie die Be- schwerdegegnerin zu Recht zu beachten gibt, listet die paraphierte Bei- lage 1 (Lizenzvertrag I, S. 31 ff.) die zur Benutzung erlaubten Zeichen auf, darunter die vier Zeichen:
Es ist nicht nachvollziehbar, wie Marken, die erst nach der regulär vorge- sehenen Lizenzvertragsdauer (d.h. sechs Monate ab dem 1.1.2017) tat- sächlich eingetragen wurden, an dieser Stelle bereits inkl. ihrer Register- nummer – die von der Vorinstanz erst mit der Eintragung vergeben wird – aufgelistet sein können. In Beilage 2 (Lizenzvertrag I, Seite 33) ist weiterhin davon die Rede, die Beschwerdeführerin sowie die CANNA Switzerland GmbH stünden seit dem 1. Januar 2016 in einem Lizenzverhältnis zuei- nander, wobei für die betreffenden Marken ebenfalls auf die Beilage 1 ver- wiesen wird. Diese zeitliche Abfolge ist entsprechend unglaubwürdig: Es besteht dieselbe Problematik betreffend jener Marken, die erst weitaus später eingetragen, aber bereits mit Registrierungsnummer und Eintra- gungsdatum aufgelistet werden. Der Lizenzvertrag I ist aufgrund dieser Un- stimmigkeiten nicht geeignet, ein wirksames Lizenzverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin und der CANNA Switzerland GmbH zu belegen.
B-5828/2023 Seite 19 Das "Effective Date" des Lizenzvertrags II ist der 1. Januar 2019 (Ziffer 1.1). Er wurde für die Dauer von drei Jahren (Ziffer 26.1) geschlossen, ebenfalls mit der Option auf Verlängerung (Ziffer 26.2). In diesem Doku- ment gibt es Unstimmigkeiten betreffend seine Beilage 2, die einerseits hätte unterzeichnet werden müssen und andererseits einen Lizenzstart am
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Ver- fahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr be- misst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro- zessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4 bis , Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über Kosten und Entschä- digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Da- für ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbe- schwerdeverfahren das Interesse des Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes des Widerspruchsgegners am Bestand der ange- fochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich daher, die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
B-5828/2023 Seite 20 9. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kos- ten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällig weitere notwendige Aus- lagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE): Die Beschwerdegegnerin hat keine Honorarnote eingereicht. An- gesichts des aktenkundigen Aufwands bei einem einfachen Schriftenwech- sel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende Parteientschädigung von Fr. 7'500.– angemessen. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-5828/2023 Seite 21 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Par- teientschädigung in Höhe von Fr. 7'500.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katherina Schwendener
Versand: 8. Juli 2025
B-5828/2023 Seite 22 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100146; Einschreiben; Vorakten zurück)