B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-5258/2020
Urteil vom 17. November 2021 Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Martin Kayser, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
X._______,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Patentanmeldung Nr. 1654/16 Zero Gravity Material.
B-5258/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 14. Dezember 2016 reichte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz die Schweizer Patentanmeldung Nr. 1654/16 (Zero Gravity Material) ein. Mit mehreren Schreiben vom 16. Dezember 2016 erbat die Vorinstanz di- verse formelle Mängel zu beheben. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2016 reichte der Beschwerdeführer technische Unterlagen ein. B. Mit Schreiben vom 13. Februar 2020 beanstandete die Vorinstanz die Pa- tentanmeldung. Nach Ansicht der Vorinstanz sind die Anforderungen an die Definition der Erfindung nicht erfüllt, da keine technischen Merkmale im Patentanspruch genannt wurden, sondern nur das zu erreichende Ergeb- nis. Weiter führte sie aus, die Patentansprüche seien nicht gemäss den formalen Vorgaben abgefasst und es sei auch unklar, ob es sich bei der Anmeldung um zwei unabhängige Patentansprüche handle oder ob die beiden beschriebenen Absätze in Abhängigkeit zueinander stehen. Die Vorinstanz beanstandete auch, dass in den technischen Unterlagen die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann diese anhand der Un- terlagen ausführen könne. Damit sei die Anforderung an eine ausreichende Offenbarung nicht erfüllt. Weiter wendete die Vorinstanz ein, dass von den Patentansprüchen auch Gegenstände erfasst sind, die keine Erfindung im Sinne des Patentgeset- zes darstellten, da diese den allgemein anerkannten Gesetzen der Physik widersprächen. Letztlich wies die Vorinstanz in ihrem Schreiben darauf hin, dass die tech- nischen Unterlagen des geänderten Patentgesuchs nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgehen dür- fen, ansonsten die Anmeldung zurückgewiesen werden müsse. C. Nachdem am 25. März 2020 eine telefonische Besprechung zwischen der Vorinstanz und dem Beschwerdeführer stattgefunden hatte, reichte der Be- schwerdeführer mit E-Mail vom 27. März 2020 ein Anwendungsbeispiel seiner Erfindung in Form einer Berechnung ein. Mit Schreiben vom 5. Juli 2020 nahm der Beschwerdeführer Stellung zu der Beanstandung der Vor-
B-5258/2020 Seite 3 instanz vom 13. Februar 2020. Der Beschwerdeführer nahm an der Patent- anmeldung Änderungen vor und ergänzte diese um die Berechnung eines Anwendungsbeispiels der Erfindung. D. Mit Verfügung vom 1. Oktober 2020 wies die Vorinstanz die Patentanmel- dung Nr. 1654/16 zurück. Im Wesentlichen argumentiert die Vorinstanz, dass die in der Beanstandung vorgebrachten Einwände nicht behoben wurden und somit die Anforderungen an die Erteilung eines Patents nicht erfüllt werden. E. Mit Eingabe vom 21. Oktober 2020 wurde beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen diese Verfügung eingereicht. Sinngemäss beantragt der Beschwerdeführer die Aufhebung des Entscheids der Vorinstanz vom
B-5258/2020 Seite 4 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Patentgesuchsteller und Adressat der angefochtenen Verfügung ist die Be- schwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensge- setzes (VwVG, SR 172.021) beim Beschwerdeführer gegeben. Die Be- schwerdefrist nach Art. 50 VwVG wurde eingehalten und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. 1.2 Die Vorinstanz argumentiert in ihrer Vernehmlassung allerdings, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde weder ein konkretes Rechts- begehren noch eine genügende Begründung angeführt habe, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten sei. 1.3 Damit eine Eingabe als Beschwerde im Sinn von Art. 52 Abs. 1 VwVG qualifiziert werden kann, muss daraus der klare Wille einer individualisier- ten Person hervorgehen, als Beschwerdeführende aufzutreten und die Än- derung einer bestimmten, sie betreffenden und mittels Verfügung geschaf- fenen Rechtslage anzustreben (Urteil des BGer 2C_770/2021 vom 19. Ok- tober 2021 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen, auch zum Folgenden). An Laien- eingaben dürfen in sprachlicher und formeller Hinsicht allerdings nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden, ein sinngemässer Antrag und ein Darlegen der strittigen Punkte kann bereits genügen (FRANK SEETHA- LER/FABIA PORTMANN, in: Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], Praxiskom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, N. 49 und N. 73 zu Art. 52). Der Beschwerdeführer schreibt in seiner Eingabe, er "lege hiermit Be- schwerde ein, gegen die Verfügung vom 1. 10. 2020 Sachprüfung Pa- tente". Der Beschwerdeinstanz ist damit ersichtlich, was das Beschwerde- objekt ist. Die angefochtene Verfügung legt zudem im Dispositiv nichts wei- ter fest, als die Patentanmeldung zurückzuweisen. Für die Beschwer- deinstanz ist damit auch erkennbar, dass die Beschwerde eine Aufhebung der Zurückweisung der Patentanmeldung zum Ziel hat. Ob diese Aufhe- bung kassatorisch oder reformatorisch erfolgt, muss der Beschwerdeführer nicht spezifizieren, da diese Entscheidung im Ermessen des Gerichts liegt (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Als Begründung führt der Beschwerdeführer an,
B-5258/2020 Seite 5 dass er die vorinstanzliche Verfügung nicht nachvollziehen kann und erläu- tert noch einmal kurz seine Erfindung. Für die Beschwerdeinstanz ist somit ersichtlich, in welchen Punkten der Beschwerdeführer mit der Verfügung der Vorinstanz nicht einverstanden ist. Entgegen der Ansicht der Vor- instanz sind die formellen Anforderungen an Rechtsbegehren und Begrün- dung vorliegend erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung aus, dass sich in der ange- fochtenen Verfügung ein Kanzleifehler eingeschlichen habe. Im Dispositiv wurde in Ziffer 1 die Patentanmeldungsnummer CH 1338/13 statt CH 1654/16 genannt. Da sowohl im Betreff der Verfügung, im Sachverhalt sowie in den Erwägungen stets die korrekte Patentanmeldungsnummer CH 1654/16 genannt wurde, ist die Vorinstanz der Ansicht, dass dieser Kanzleifehler im Rahmen des Beschwerdeverfahrens korrigiert werden könne. Da der Beschwerdeführer die Verfügung formkorrekt angefochten hat und die richtige Patentanmeldenummer CH 1654/16 im Betreff der Beschwerde nennt und auch sonst keine Anhaltspunkte vorhanden sind, wonach der Beschwerdeführer durch diesen Kanzleifehler einen Nachteil erlitten haben könnte, ist eine Berichtigung dieses Kanzleifehlers im Beschwerdeverfah- ren ohne weiteres möglich (vgl. Urteil des BGer 2C 795/2010 vom 1. März 2011 E. 2). 3. Für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen, die dem Stand der Technik nicht naheliegen, werden Erfindungspatente erteilt (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentge- setz, PatG, SR 232.14]). Das PatG enthält keine Legaldefinition des Be- griffs der Erfindung. Das Bundesgericht definiert eine Erfindung im Ein- klang mit einem Grossteil der Lehre als «Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung ei- nes kausal übersehbaren Erfolgs» (BGE 146 III 403 E. 8.2 mit Verweis auf BGer 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996 E. 4). Die Erfindung muss also eine konkrete technische Handlungsanweisung enthalten (MARK SCHWEI- ZER/HERBERT ZECH in: Schweizer/Zech [Hrsg.], SHK-Komm. PatG, Bern 2019, Art. 1 N 13 ff.). Keine Erfindungen stellen blosse Entdeckungen oder
B-5258/2020 Seite 6 wissenschaftliche Theorien dar. Die Erfindung muss in einem oder mehre- ren Patentansprüchen definiert werden (Art. 51 PatG). In diesen müssen neben einer eindeutigen Gegenstandsbezeichnung die technischen Merk- male der Erfindung angegeben werden, weiter müssen die Ansprüche klar formuliert sein (Art. 29 Abs. 1 und 2 PatV). Die Erfindung muss in der Pa- tentanmeldung so dargelegt werden, dass der Fachmann sie anhand der eingereichten Unterlagen ausführen kann (Art. 50 PatG). Ausführbarkeit bedeutet, dass dem Fachmann eine so deutliche und vollständige Anlei- tung vermittelt wird, dass er aufgrund der Informationen und seines Fach- wissens in der Lage ist, die von der Lehre vermittelte technische Lösung zuverlässig und wiederholbar praktisch auszuführen. So ist namentlich eine technische Erfindung nur dann patentierbar, wenn die angestrebte technische Lösung mit Sicherheit erreicht wird und diese nicht zufällig ist. Dabei müssen fachtechnisch selbstverständliche Elemente nicht offenbart werden (Urteil des BGer 4A_609/2019 vom 16. Juli 2020 E. 12 mit Verweis auf BGE 144 III 337 E. 2.2.2 m.w.H.). 4. 4.1 Zunächst ist der für das vorliegende Patentgesuch relevante Fach- mann zu eruieren. Dafür müssen (i) das technische Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt (BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017 E. 4.4.), (ii) das massgebliche Fachgebiet in diesem technischen Gebiet, und (iii) die für dieses Fachgebiet erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns bestimmt werden. 4.2 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun- desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge- stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach- gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kennt- nisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Er- fahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut ge- rüstet sein» (BGE 120 II 71 E. 2). Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede
B-5258/2020 Seite 7 Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens (BGE 120 II 312 E. 4b "cigarette d‘un diamètre inférieur"). 4.3 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fik- tive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden (BGE 120 II 71 E. 2 "Wegwerfwindeln"). 4.4 Aufgrund der vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen ist vor- liegend ein Fachmann mit Wissen in Physik mit einem Hochschulabschluss anzunehmen. Branchenspezifische oder praxisbezogene Kenntnisse des Fachmanns lassen sich der allgemein gehaltenen Anmeldung nicht ent- nehmen und werden vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. 5. 5.1 Gerichtsverfahren, welche ein Patent zum Gegenstand haben, erfor- dern in der Regel ein gewisses Mass an Fachwissen zur Beurteilung der technischen Fragen. Es ist indes nicht ausgeschlossen, dass auch ein Ge- richt ohne Fachrichter und ohne ein Gutachten zu erstellen, patentrechtli- che Fragen beurteilen kann (BGE 125 III 29 E. 3 a und BGE 81 II 292 E. 2). Auf einen Fachrichter oder ein Gutachten kann ein Gericht insbesondere dann verzichten, wenn sich die Bedeutung eines technischen Ausdrucks oder einer technischen Aussage mit hinreichender Sicherheit aus der ein- schlägigen Literatur ergibt (e contrario BGE 132 III 83 E. 3.4). 5.2 Wie nachfolgend erläutert wird, ist im vorliegenden Fall kein spezifi- sches Fachwissen beizuziehen, da sich die zu behandelnden Probleme im Bereich des Allgemeinwissens und des allgemeinen sprachlichen Ver- ständnisses stellen. 6. Die Vorinstanz bemängelt unter anderem, dass die Patentanmeldung CH 1654/16 keine Patentansprüche, wie sie in Art. 51 Abs. 1 PatG vorge- schrieben sind, enthalte. Zudem sei die Erfindung in den technischen Un- terlagen nicht so dargelegt, dass der Fachmann die Erfindung anhand die- ser Unterlagen ausführen könne, wie das Art. 50 Abs. 1 PatG verlange. 6.1 6.1.1 Nach Art. 51 Abs. 1 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Die Patentanmeldung hat aufzuzeigen,
B-5258/2020 Seite 8 was der Erfinder subjektiv als Teil der objektiv offenbarten Lehre zum tech- nischen Handeln erkannt hat und unter Schutz gestellt haben will (BGE 122 III 81 4a). Aus den Patentansprüchen geht mit anderen Worten hervor, wel- che konkrete technische Handelsanweisung zum genannten Erfolg führt (vgl. E. 3 oben). Von Gesetzes wegen braucht ein Patentanspruch keine besondere Struktur aufzuweisen, es ist indes üblich, den Patentanspruch in den Oberbegriff, welcher das schon Bekannte darlegt, und den kenn- zeichnenden Teil, welcher die Merkmale der Erfindung darlegt, aufzuteilen. Eine Auslegung des Patentanspruchs nach Treu und Glauben kann das Wesen der Erfindung aber auch dem Oberbegriff entnehmen (BGE 104 Ib 68 E. 3; ALFRED KÖPF/ANDREA CARREIRA, in: Christian Hilti/Alfred Köpf/De- mian Stauber/Andrea Carreira [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 246). 6.1.2 Die eingereichten, ergänzten Patentansprüche lauten wie folgt, wo- bei die Ergänzungen in kursiv gehalten sind: "1. Zero Gravity Material ist ein Material oder eine Mischung von Materia- lien das durch teilweises oder vollständiges entfernen der Neutronen aus den Atomkernen reduziert und bis gegen Null nicht reagiert. 2. Anspruch auf die Produktion von Zero Gravity Material, mittels Beschleu- nigung – Verzögerung – Zentrifugalkraft – Impulsen. Das heisst, wenn an- dere Zero Gravity Material produzieren, werden die Patentinhaber finanzi- ell daran am Volumen beteiligt." Eine wohlwollende Auslegung des Patentanspruchs 1 könnte einen Ober- satz in der Bezeichnung Material und kennzeichnende Merkmale im Text- teil durch teilweises oder vollständiges entfernen der Neutronen aus den Atomkernen erblicken. Patentanspruch 2 entzieht sich indes einer sinnvol- len patentrechtlichen Auslegung. Aus Anspruch 1 geht nicht hervor, welches technische Handeln einen be- stimmten Erfolg zeitigen soll. Es werden vielmehr lediglich Endprodukte ei- ner möglichen technischen Handlung festgelegt. Selbst unter der An- nahme, dass die erfolgten Änderungen rechtens sind, hierzu nachfolgend E. 6.3, kann nicht von einem technischen Handeln im Sinne des Patent- rechts gesprochen werden. Das ganze oder teilweise Entfernen von Neut- ronen aus einem Material ist eine derart vage und unspezifische Aussage, dass daraus keine konkrete Handlungsanweisung zur Erreichung eines be- stimmten Erfolgs abgeleitet werden kann. Die Vorinstanz hat daher korrekt
B-5258/2020 Seite 9 erkannt, dass Art. 51 Abs. 1 PatG mit den eingereichten Patentansprüchen nicht erfüllt ist. 6.2 6.2.1 Gemäss Art. 50 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzule- gen, dass sie der Fachmann ausführen kann. Die Patentschrift muss dem- nach die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Er- findung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen, fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart wer- den (Urteil des BGer 4C.10/2003 vom 18. März 2003 E. 4 "Anschlaghalter"; Urteil des BPatGer O2018_017 vom 31. Januar 2020 E. 33). Das Patent- gesuch muss daher alle nötigen Angaben enthalten, um die Erfindung nachzuarbeiten und den erzielten Effekt zu erreichen (ALFRED KÖPF/AN- DREA CARREIRA, a.a.O., S. 239). 6.2.2 Anhand des Patentanspruches und der Beschreibung wird ein Material oder eine Mischung aus Materialien beansprucht, von welchem die Neutronen aus dem Atomkern ganz oder teilweise entfernt wurden. Es wird nicht weiter erläutert, ob dieses Material ein Werkstoff oder ein Element ist, noch ob sich der Anspruch auf das Material als Produkt oder auf die Herstellung dieses Materials bezieht. Auch die Art, wie Neutronen aus dem Atomkern dieses Materials oder dieser Mischung von Materialien entnommen werden sollen, ist nicht erläutert. Mit diesen Informationen müsste ein Fachmann erhebliche selbständige assoziative und intuitive, sogar erfinderische, Tätigkeit aufbringen, um diese Erfindung nachzuarbeiten, so dies denn überhaupt möglich ist. Wie in Erwägung 4.2. beschrieben, verfügt der fiktive Fachmann indes gerade nicht über derlei Fähigkeiten, sondern kann nur anwenden, was im bestimmten Fachgebiet als Grundwissen gilt. Entsprechend ist es einem patentrechtlichen Fachmann nicht möglich, die Erfindung anhand der Informationen im Patentgesuch nachzuarbeiten und den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Vorinstanz hat daher korrekt festgestellt, dass Art. 50 PatG nicht erfüllt ist. 6.3 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Patentgesuch des Beschwerdeführers keine rechtsgenüglichen Patentansprüche ge- mäss Art. 51 PatG enthält sowie die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung nach Art. 50 PatG nicht erfüllt. Da diese Mängel trotz Rüge durch die Vorinstanz im vorinstanzlichen Verfahren durch den Beschwer- deführer nicht behoben wurden, hat die Vorinstanz das Patentgesuch kor- rekt gemäss Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG zurückgewiesen.
B-5258/2020 Seite 10 Die weiteren von der Vorinstanz vorgebrachten Mängel der Patentschrift betreffend die mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit sowie die unzuläs- sigen Änderungen der technischen Unterlagen erscheinen zwar ebenfalls zutreffend, nach dem Gesagten erübrigt sich hingegen eine genauere Prü- fung dieser Mängel. Die Beschwerde ist damit abzuweisen. 7. 7.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind dem Beschwerdeführer als unter- liegende Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). In Anwendung dieser Kriterien werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.– festgelegt. Sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen. 7.2 Behörden, welche als Partei auftreten, werden keine Parteientschädi- gungen zugesprochen (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, die Patentanmeldung CH 1654/16 wird zurückgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden dem Beschwerdeführer auf- erlegt und dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1654/16; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Lukas Abegg
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Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be- weismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 18. November 2021