B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-3745/2022

Urteil vom 27. Februar 2024 Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

INTELPRO AG, Untermüli 11, 6300 Zug, vertreten durch die Rechtsanwälte lic. iur. Bernard Volken und/oder MLaw Pascal Spycher, Troller Hitz Troller, Münstergasse 38, 3011 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

Carroll Hall Shelby Trust, Suite 1050, 11150 West Olympic Blvd., US-CA 90064 Los Angeles, vertreten durch E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand

Löschungsverfahren Nr. 101'928 SHELBY.

B-3745/2022 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 19. März 2021 reichte der Beschwerdegegner bei der Vorinstanz ge- gen die Schweizer Marke Nr. 637051 "Shelby" einen Antrag auf vollstän- dige Löschung wegen Nichtgebrauchs ein. Die Marke ist für folgende Wa- ren hinterlegt: Klasse 12: Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, Motorfahrzeuge, Sportwagen. Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin- strumente. Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Damen-, Herren- und Kinder- bekleidung, Krawatten, T-Shirts, Hemden, Hosen, Pullover, Jacken, Unter- wäsche, Lederbekleidung, Gürtel, Overalls, Golfbekleidung, Socken, Handschuhe, Anzüge, Schals, Turn- und Sportbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Damen-, Herren- und Kinderschuhe, Halbschuhe, Stiefel, Sandalen, Stiefeletten, Absatzschuhe; Kopfbedeckung, insbesondere Da- men-, Herren- und Kinderkopfbedeckungen, Hut, Zylinderhut, Kappen, Mützen. Klasse 28: Spiele, Spielzeug, insbesondere Brettspiele, elektronische Spielzeuge und elektronische Spielautomaten, Fahrzeugmodelle (verklei- nert), ferngesteuerte Fahrzeuge, Geldspielautomaten, Geräte für Spiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Spielfahrzeuge, Spielzeugfahrzeuge, Teddybären, Tischbomben, Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel, so- weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Heimfit- nessgeräte, Golfhandschuhe, Golfschläger, Golftaschen, mit oder ohne Räder; Christbaumschmuck. B. Mit Verfügung vom 23. Juni 2022 hiess die Vorinstanz den Löschungsan- trag im Verfahren Nr. 101'928 für alle hinterlegten Waren gut (Ziffer 2). Dem Antragssteller wurde zu Lasten der Antragsgegnerin eine Parteientschädi- gung im Betrag von CHF 4028.90 zugesprochen (Ziffer 4). Die Vorinstanz begründete ihre Verfügung im Wesentlichen damit, dass für die angefochtene Marke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz der

B-3745/2022 Seite 3 Nichtgebrauch glaubhaft und der rechtserhaltende Gebrauch nicht glaub- haft gemacht worden sei. Weiter liegen gemäss Vorinstanz keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vor. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gibt die Vorinstanz dem Antrag statt, die Duplik-Sammelbeilage Nr. 5 auszusondern, sie wurde dem Antragssteller nicht zugestellt. C. Mit Schriftsatz vom 29. August 2022 wurde von der Markeninhaberin gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Ziffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Juni 2022 im Löschungsverfahren Nr. 101928 (vgl. Sachverhalt B oben) seien aufzuheben, der Löschungsantrag soweit die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 betreffend abzuwei- sen und die Schweizer Marke Nr. 637051 "Shelby" für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 im Register zu belassen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge. In verfahrensrechtlicher Hinsicht stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, es sei ein zweiter Schriftenwechsel anzuordnen. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen da- mit, dass der Nichtgebrauch durch den Beschwerdegegner nicht glaubhaft gemacht worden sei, dass der Gebrauch der Marke für die relevanten Wa- ren durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht sei, insbesondere in Form des stellvertretenden Gebrauchs durch eine Lizenznehmerin und durch Exporte ins Ausland. Zur Untermauerung ihrer Behauptungen legt die Beschwerdeführerin zusätzliche, im vorinstanzlichen Verfahren noch nicht eingereichte Beweismittel ins Recht. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2022 bestätigte die Beschwerdeführerin auf Nachfrage des Gerichts, dass in den zur Beschwerde eingereichten Belegen keine Geschäftsgeheimnisse enthalten seien. D. Mit Schreiben vom 15. November 2022 liess sich die Vorinstanz verneh- men. Sie beantragt, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädi- gungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. In ihrer Begründung stützt sich die Vorinstanz im Wesentlichen auf die Ar- gumente, wie sie in der angefochtenen Verfügung vorgebracht wurden. Die

B-3745/2022 Seite 4 mit der Beschwerde neu eingebrachten Beweismittel würden diese Ansicht nicht ändern. E. Mit Schriftsatz vom 9. Januar 2023 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeantwort ein, in welcher er beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu- weisen. Sollte eine Gutheissung der Beschwerde ausschliesslich aufgrund der im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Gebrauchsbelege erfol- gen, seien die Kosten des Beschwerdeverfahrens dennoch der Beschwer- deführerin aufzuerlegen und ihr sei keine Parteientschädigung zuzuspre- chen, da sie durch verspätete Einreichung dieser Belege ihre Mitwirkungs- pflicht verletzt habe. Der Beschwerdegegner begründete seinen Antrag damit, dass der von der Beschwerdeführerin als Lizenzvertrag bezeichnete Vertrag keinen stellver- tretenden Gebrauch begründen würde und das Berufen der Beschwerde- führerin auf die Gebrauchsbelege von Dritten rechtsmissbräuchlich sei. Im Übrigen ist der Beschwerdegegner der Ansicht, dass auf Grund der einge- reichten Belege der Nichtgebrauch glaubhaft und der Gebrauch der Marke nicht rechtsgenügend glaubhaft dargelegt wurde. Auch die neu im Be- schwerdeverfahren eingereichten Belege der Beschwerdeführerin würden daran nichts ändern. Mit Schreiben vom 13. Januar 2023 reichte der Beschwerdegegner eine Noveneingabe ein. Diese enthält eine Erklärung des Unternehmens A._______, wonach dieses gemäss einem Zusammenarbeitsvertrag mit dem Beschwerdegegner den Namen und die Marke Shelby für gewisse Uhren benutzt habe. Mit Eingabe vom 19. Januar 2023 bestätigte der Beschwerdegegner auf Nachfrage des Gerichts zudem, dass die eingereichten Unterlagen keine Informationen enthalten würden, welche noch aktuelle Geschäftsgeheim- nisse darstellten. F. Mit Eingabe vom 29. März 2023 reichte die Beschwerdeführerin eine Be- schwerdereplik ein. Sie hält darin an ihren Rechtsbegehren fest und geht insbesondere detaillierter auf den ins Recht gelegten Lizenzvertrag und die Frage, wieso dieser einen stellvertretenden Gebrauch darstelle, ein.

B-3745/2022 Seite 5 Zudem reicht die Beschwerdeführerin bereits eingereichte Rechnungen als Gebrauchsbelege in weniger geschwärzter Form ein und stellt Antrag, diese als Geschäftsgeheimnisse auszusondern. G. Mit Eingabe vom 8. Juni 2023 reichte die Vorinstanz eine Vernehmlas- sungsduplik ein. Sie hält an ihren Rechtsbegehren fest und verweist be- züglich der Begründung auf die bereits gemachten Ausführungen unter dem Hinweis, dass bei einer Gutheissung der Beschwerde aufgrund der neu eingereichten Beweismittel bei der Festlegung der Parteikosten auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden müsse. H. Mit Eingabe vom 19. Juni 2023 reichte der Beschwerdegegner eine Duplik ein, in welcher er an seinen Rechtsbegehren festhält. Dabei nimmt er ins- besondere detaillierter zum Lizenzvertrag der Beschwerdeführerin Stellung und verneint einen stellvertretenden Gebrauch durch Dritte. Bezüglich der neu eingereichten, weniger anonymisierten Rechnungen verweist der Be- schwerdegegner darauf, dass er diese nicht habe einsehen können und daher auf diese Beweismittel nicht zum Nachteil des Beschwerdegegners abgestellt werden dürfe. I. Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. Auf die einzelnen Argumente wird soweit rechtserheblich detaillierter in den folgenden Erwägungen einge- gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der ange- fochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

B-3745/2022 Seite 6 2. Das Gericht gab mit Verfügung vom 31. Januar 2023 der Beschwerdefüh- rerin Gelegenheit, eine Replik einzureichen, womit der Verfahrensantrag auf einen zweiten Schriftenwechsel implizit gutgeheissen wurde. 3. 3.1 Das Markenschutzgesetz (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung wegen Nichtge- brauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 35a Abs. 2 Bst. a MSchG) oder im Falle eines Widerspruchverfahrens fünf Jahre nach dessen Abschluss (Art. 35a Abs. 2 Bst. b MSchG) gestellt werden. Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Markenschutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern bereits sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird. Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zugedachte Unterschei- dungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"). 3.2 Mit dem administrativen Löschungsverfahren steht als Rechtsbehelf ein summarisches Verfahren zur Verfügung, das gegenüber dem Zivilver- fahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Löschungs- verfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem ak- tuellen und korrekten nationalen Markenregister, ungültige Marken unkom- pliziert aus ebendiesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraus- setzungen erfüllt sind (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.2 "Sherlock/Sherlock's"). 3.3 Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgeleiteten Grundsätze zu Fragen des Gebrauchs der Marke, des Nichtgebrauchs und der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch sind im Löschungsverfahren gemäss Art. 35a und 35b MSchG sinngemäss anwendbar (BVGE 2022 IV/3 E. 3.3 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "TRIL- LIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "PIERRE DE COU- BERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; UELI BURI, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6; je m.w.H.). Um sein Recht an der eingetragenen Marke aufrechtzuerhalten, muss der Inhaber die Marke auch tatsächlich gebrauchen (BGE 139 III 424 E. 2.2.1

B-3745/2022 Seite 7 "Mondaine Watch"; Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.1 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3 "U Univer- sal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr gel- tend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 2 "U Universal Geneve [fig.]/Uni- versal Geneve"; Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Löschungsantrag kann frühes- tens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.1 "VISARTIS"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Art. 35a Abs. 2 MSchG). 3.4 Will der Gesuchsteller die Löschung der Marke erreichen, muss er de- ren Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft machen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG e contrario). Der direkte Beweis der Nicht- benutzung als negative Tatsache ist in den meisten Fällen nicht möglich. Aufgrund der Natur der Sache ist die Nichtbenutzung schwieriger glaubhaft zu machen als die eigentliche Benutzung der angefochtenen Marke. Daher wird die Glaubhaftmachung der mangelnden Benutzung indirekt anhand eines Bündels von Indizien vorgenommen (Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Berichte über Gebrauchsrecher- chen, die von einer Drittfirma erstellt wurden, gelten als geeignetes Be- weismittel (Urteile des BGer 4A_515/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.3.2 "Bent- ley"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.1 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 9.3 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.2 "VISARTIS"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 5.1.1 "U Univer- sal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Als Beweismittel, das von einem Drit- ten berufsmässig erstellt wird, kommt einem Fachgutachten zwar nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zu, wird aber als besonders substantiierte Parteibehauptung mit relativ hohem Grad an Beweiskraft an- erkannt, insbesondere wenn weitere Indizien ebenfalls für einen Nichtge- brauch sprechen (Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; B-2382/2020 B-1137/2022 vom 18. Ja- nuar 2022 E. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN"). 3.5 Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung gegen einen Löschungsantrag: Er kann die vom Löschungsantragsteller

B-3745/2022 Seite 8 eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.6 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.6 "Hispano Suiza (fig.)"; B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COU- BERTIN"). Der Löschungsantrag ist abzuweisen, wenn der Gesuchsteller den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft macht und gleich- zeitig der Markeninhaber seinerseits den Gebrauch der Marke oder wich- tige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht (Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.6 "Hispano Suiza (fig.)", B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.2 "TRILLIUM"; B-2597/2020 vom 26. Au- gust 2021 E. 5.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; DAVID ASCHMANN, Das neue administrative Löschungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts in: sic! 2016 S. 196 ff., S. 198). 3.6 Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG verwenden ähnlich wie Art. 32 MSchG den Begriff der Glaubhaftmachung (vgl. Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Glaubhaftma- chen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Ein- druck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, son- dern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; Ur- teile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Lifetec/Life Techno- logies"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N 22). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hö- her einschätzen als das Gegenteil (BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.2 "SWISS- VOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.2 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"). 3.7 Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben sich die materiellen Anforderungen aus Art. 11 MSchG: Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (Urteil des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7 f. "PIERRE DE COUBER- TIN"). Was unter dem Gebrauch der Marke zu verstehen ist, lässt der Ge- setzgeber an sich offen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3

B-3745/2022 Seite 9 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Nicht jede tatsächliche Be- nutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erfor- derlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. Zürich 2008, S. 9). Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export und ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvol- len Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Ein- tragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.8 "Hispano Suiza (fig.)"; B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 2.3 "SET ONE/se:one - der deut- sche Messestuhl"; B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 "Sol- vay/Solvexx"; CLAUDIA WALZ, Rechtserhaltender Markengebrauch in einer vom Registereintrag nicht wesentlich abweichenden Form nach Art. 11 Abs. 2 MSchG, Diss. St. Gallen 2024, Rz. 74; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N 6). Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG ergibt sich damit im- plizit, dass der Gebrauch der Marke ernsthaft sein muss (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.4 "ARTHUR'S/Arthur"). 3.8 Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts bedeutet ernsthafter rechtserhaltender Markengebrauch von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1 "G5/G5"). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Mar- kengebrauch vorliegt, bestimmt sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot richtet. Auch sind die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, namentlich die Branchenüblichkeit des betreffenden Wirtschaftszweiges (Urteile des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.2 "ARTHUR'S/Arthur"). In objektiver Hinsicht verlangt ein ernsthafter Markengebrauch zusätzlich eine minimale Marktbearbeitung (VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N 84; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.

B-3745/2022 Seite 10 2017, Art. 11 N 70; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 1337 und 1343), wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art der angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine massgebende Rolle spielt (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 40). Eine minimale Marktbearbei- tung setzt Massnahmen wie ein ständiges Verkaufsgeschäft, einen perio- disch erscheinenden Katalog oder die Zusammenarbeit mit einem Ver- triebspartner voraus (vgl. EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 1343). Bei Massen- artikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 - YO / YOG [fig.] und B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2 - KINDER/kinder Party [fig.]; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 42, mit Verweisen). 3.9 Soweit ein Einsatz der Marke einzig in der Werbung vorliegt, ist die blosse Präsenz im Internet bzw. Möglichkeit, Produkte darüber zu bestel- len, nicht ausreichend (Urteil des BGer 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.2 "Gallup"; WANG, a.a.O., Art. 11 N 71), solange kein Besuch der Webseiten vorliegt oder Verkäufe darüber abgewickelt werden (Urteile des BVGer B- 7524/2016 vom 23. November 2017 E. 2.4 "DIADORA/Dador Dry Water-wear [fig.]"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.2 "No Name [fig.]/No Name [fig.]"; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N 92; WANG, a.a.O., Art. 11 N 71). 3.10 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha- ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"). 4. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich in ihren Rechtsbegehren auf die Anfechtung der Löschung der Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 und akzeptiert die Löschung der übrigen Waren. Im Folgenden ist daher nurmehr der Nichtgebrauch bzw. Gebrauch ebendieser Uhren und Zeitmessinstrumente zu prüfen. 4.1 Um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu ma- chen, legte der Beschwerdegegner mit seinem Löschungsantrag im

B-3745/2022 Seite 11 vorinstanzlichen Verfahren eine Benutzungsrecherche ins Recht. Die Be- schwerdeführerin bestritt diesbezüglich die Glaubhaftmachung des Nicht- gebrauchs nicht. Erst im Beschwerdeverfahren wendet die Beschwerde- führerin ein, dass der Beschwerdegegner zu wenig gründlich recherchiert habe bzw. bestehenden Hinweisen nicht genügend nachgegangen sei. Konkret bemängelt die Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner in seiner Recherche zwar auf einen Gebrauch durch A._______ aus- serhalb der relevanten Zeitperiode gestossen sei, es allerdings unterlassen habe nachzuforschen, ob A., auch während der relevanten Zeit- periode die strittige Marke nutzte. Zumal die Beschwerdeführerin dem Be- schwerdegegner vorprozessual auf das Lizenzverhältnis mit A. hingewiesen habe. Letztlich hätte die telefonische Auskunft bei A., nach der keine Uhren mit der strittigen Marke mehr verkauft würden, Anlass geben müssen, nachzuforschen, zu welchem Zeitpunkt A. Uhren mit der strittigen Marke verkauft habe. Die Beschwerdeführerin behauptet, einen solchen Verkauf in der relevanten Zeitperiode hätte man leicht eru- ieren können, und will dies mit Screenshots einer archivierten Webseite von A._______ belegen. Die Gebrauchsrecherche, welche der Beschwerdegegner ins Recht legte, ist umfassend. Sie beinhaltet Informationen zur Markeninhaberin, Abklä- rungen zum Internetauftritt der Markeninhaberin, eine Suche mit gängigen Suchmaschinen zur strittigen Marke sowie eine telefonische Kontaktauf- nahme mit der Markeninhaberin. Zudem wurden weitere sachbezogene Quellen wie Zeitschriften, Vertriebspartner oder Sportgeschäfte kontaktiert, welche möglicherweise Waren mit dem strittigen Zeichen vertrieben haben. Angesichts der Komplexität des Nachweises eines Negativums und der Tatsache, dass Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG lediglich die Glaubhaftma- chung der Nichtbenutzung verlangt, darf von einem Löschungsantragsstel- ler nicht erwartet werden, allzu detaillierte Beweismittel ins Recht zu legen. Insbesondere kann nicht erwartet werden, dass ein Nichtgebrauch in je- dem beliebigem Nischenmarkt glaubhaft gemacht wird, insbesondere wenn die Marke mit Zustimmung des Inhabers durch Dritte benutzt wurde (vgl. hierzu Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanka [fig.]"). 4.2 Bezüglich des Telefonanrufs bei A._______ ist zu sagen, dass es sich hierbei um eines vieler Indizien handelt. Ausser dem – naturgemäss kont- rären – Standpunkt der Gegenseite sprach nichts für einen Gebrauch durch A._______. Entsprechend war der Beschwerdegegner auch aufgrund ei- nes einzigen Telefonats mit einer subalternen Mitarbeiterin grundsätzlich

B-3745/2022 Seite 12 auch noch nicht verpflichtet gewesen, allfälligen möglichen Hinweisen wei- ter nachzugehen (vgl. hierzu Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. Sep- tember 2022 E. 10.4.2.2 "Trillium"). 4.3 Die Beschwerdeführerin behauptet weiter, es wäre ein Leichtes gewe- sen, über archivierte Homepages herauszufinden, dass A._______ in der relevanten Zeitperiode entsprechende Uhren verkaufte. Hierzu legt sie Screenshots von derlei archivierten Webseiten von A._______ ins Recht. Dazu muss gesagt werden, dass diese archivierten Webseiten nicht datiert sind und auch keine Hinweise auf eine zeitliche Einordnung bestehen. Wei- ter gibt es keinen Hinweis darauf, dass die auf den Screenshots abgebil- deten Uhren in der Schweiz angeboten und verkauft wurden, zumal die archivierten Webseiten in englischer Sprache gehalten sind und auf den top level domain .com enden, was eher für einen Verkauf ausserhalb der Schweiz spricht. Die von der Beschwerdeführerin beigebrachten Beweis- mittel vermögen lediglich nachzuweisen, dass A._______ irgendwann, ir- gendwo möglicherweise Uhren mit dem strittigen Zeichen verkauft haben könnte. Dass der Beschwerdegegner einem solchen Hinweis nicht weiter nachgegangen ist, kann ihm nicht nachteilig ausgelegt werden. 4.4 Insgesamt hat die Vorinstanz die Indizien in ihrer Gesamtheit korrekt gewürdigt und es ist auch unter Berücksichtigung der weiteren Argumente aus dem Beschwerdeverfahren korrekt, den Nichtgebrauch der zu löschen- den Marke als glaubhaft anzusehen. 5. Nachdem der Nichtgebrauch der strittigen Marke durch den Beschwerde- gegner glaubhaft gemacht wurde, ist im Folgenden zu prüfen, ob die Be- schwerdeführerin ihrerseits den Gebrauch der Marke im Sinne von Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG glaubhaft machen kann. 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich hierzu auf den Gebrauch ihrer Marke durch einen Dritten i.S.v. Art. 11 Abs. 3 MSchG. Dazu legt die Be- schwerdeführerin einen Lizenzvertrag mit der B._______ bzw. deren Toch- terunternehmung A._______ ins Recht. 6.2 Gemäss der Präambel dieses Lizenzvertrages wurde vor dessen Aus- arbeitung dem Unternehmen A._______ vom Beschwerdegegner eine weltweite und exklusive Lizenz zur Nutzung der Marke "Shelby" verliehen. Der Beschwerdegegner war indes nicht Eigentümer der Schweizer Marke

B-3745/2022 Seite 13 "Shelby", diese gehörte vielmehr dem Rechtsvorgänger der Beschwerde- führerin. Nachdem A._______ auch in der Schweiz Uhren mit der Marke "Shelby" verkaufte, machte der Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin eine Verletzung seiner Marke geltend, worauf A._______ eine Markennich- tigkeitsklage einreichte, so die Präambel. Vor diesem Hintergrund schlos- sen die Beschwerdeführerin, welche die Schweizer Marke "Shelby" über- nommen hatte, und A._______ einen Lizenzvertrag, dessen Zweck, eben- falls gemäss Präambel, die Lizenzierung der Marke und damit die Beile- gung des Markenstreits sein solle. 6.3 Besagter Lizenzvertrag gibt der Lizenznehmerin das exklusive Recht, u.a. die namentlich genannte Schweizer Marke Nr. 637051 "Shelby" im Zu- sammenhang mit Waren der Klasse 14 zu nutzen. Unterlizenzen werden ausgeschlossen, der Lizenzvertrag soll bei der Vorinstanz registriert wer- den und die Lizenzgebühr wurde auf CHF (...) pro Jahr festgesetzt. Weiter wurde vereinbart, dass weder die Lizenzgeberin noch die Lizenznehmerin den Bestand der Marke "Shelby" anfechten dürfen, dass der Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren habe, dass der Lizenzgeber bestätige, der Allein- eigentümer der Marke "Shelby" zu sein und dass keine weiteren Streitig- keiten bezüglich der Marke bestünden. Weiter enthält der Lizenzvertrag Bestimmungen über das Vorgehen bei einer möglichen Markenverletzung durch eine Drittpartei sowie eine Klausel darüber, was bei einem Eigentü- merwechsel der Marke vorzunehmen sei. Die Lizenznehmerin ist weiter verpflichtet, für jedes neue Uhrenmodel der Lizenzgeberin ein Exemplar zu überlassen sowie im Falle, dass der Gebrauch der Marke strittig würde, der Lizenzgeberin die nötigen Unterlagen zum Nachweis des Gebrauchs zur Verfügung zu stellen. Letztlich enthält der Lizenzvertrag Bestimmungen über den Rückzug der Nichtigkeitsklage der Lizenznehmerin sowie über die Aufteilung der aus der Streitigkeit entstandenen Kosten. 6.4 Der Beschwerdegegner erachtet diesen Lizenzvertrag nicht als eine genügende Grundlage, um eine Markennutzung durch Dritte zu belegen. Insbesondere ist der Beschwerdegegner der Ansicht, dass es sich beim vorgelegten Dokument gar nicht um einen Lizenzvertrag handle, sondern nur um eine Vergleichsvereinbarung, mit der ein Gerichtsverfahren zwi- schen der Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvorgänger und A._______ beendet wurde. Denn gemäss Beschwerdegegner existierten keine Bestimmungen hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei der Entwick- lung, Produktion und Promotion von Uhren. Auch ein Mitspracherecht oder sonstige Kontrollmöglichkeiten über die Benutzung der lizenzierten Marke fehlten. Zudem sei auch die Rechtsgewährleistung ausgeschlossen

B-3745/2022 Seite 14 worden. Weiter habe A._______ gar keinen Willen gehabt, die lizenzierte Marke zu nutzen, sondern habe stets den Namen und die Marke des Be- schwerdegegners nutzen wollen. 6.5 Der Lizenzvertrag enthält, wie in Erwägung 6.3 ausgeführt, relativ de- taillierte Regelungen über den Lizenzgegenstand und wie damit zu verfah- ren sei. Auch wenn unter Umständen einige Klauseln fehlen oder gewisse Klauseln etwas unüblich anmuten, enthält der Vertrag alle essentialia negotii eines Lizenzvertrags (vgl. etwa SERGIO BORTOLANI, in: Wein- mann/Münch/Herren [Hrsg.], Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl., § 26 Mar- kenlizenzvertrag N 1.1ff.). Dass ein Lizenzvertrag zur Beendigung einer Streitigkeit, mithin als Vergleichsvereinbarung dienen kann, ist durchaus geschäftsüblich. Anders als es der Beschwerdegegner suggerieren möchte, ist es mitnichten widersprüchlich, eine aussergerichtliche Einigung bzw. ein Klagerückzug mit einer Lizenzvereinbarung zu kombinieren. Betreffend den Willen von A., gar nicht die strittige Marke, sondern andere Namen- oder Markenrechte nutzen zu wollen, erläutert der Be- schwerdegegner nicht, welche anderen Namen- oder Markenrechte als die im Lizenzvertrag expressis verbis genannten denn gemeint sein sollen. In- sofern sich der Beschwerdegegner diesbezüglich auf den Zusammenar- beitsvertrag zwischen ihm und A. vom 12. Juni 2014 bezieht, sei daran erinnert, dass Markenrechte dem Territorialitätsprinzip unterliegen und allfällige US-amerikanische Markenrechte, ob eingetragen oder nicht, in der Schweiz, konkret im vorliegenden Streitfall, nicht von Belang sind. Insofern erschliesst sich dem Gericht auch nicht, was genau das der No- veneingabe vom 10. Januar 2023 beigelegte Schreiben von A., welches lediglich bestätigt, dass A. ein Agreement "pertaining among others the name and mark SHELBY" mit dem Beschwerdegegner geschlossen habe, beweisen soll. Die Markennut- zung durch A._______ (hierzu nachfolgend) unter dem ins Recht gelegten Lizenzvertrag bezieht sich klar auf die vorliegend im Streit liegende Schweizer Marke "Shelby", weshalb auch ohne weiteres von einem Fremd- benutzungswillen durch A._______ ausgegangen werden kann. 6.6 Angesichts der im Lizenzvertrag relativ detailliert geregelten Punkte ist zudem die Behauptung des Beschwerdegegners, eine Berufung auf eine stellvertretende Nutzung sei rechtsmissbräuchlich, weil im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeführt würde, was die Lizenz beinhalte, insbeson- dere sei keine Zusammenarbeit bei der Entwicklung oder Vermarktung von

B-3745/2022 Seite 15 Uhrenmodellen vorgesehen, nicht nachvollziehbar und muss nicht weiter ausgeführt werden. 7. Nachdem die Frage der Fremdbenutzung bejaht wurde, ist nun der eigent- liche Gebrauch der Marke durch diese Drittperson zu prüfen. 7.1 Die Beschwerdeführerin reicht zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke "Shelby" erstens zahlreiche Ausdrucke von Internet- seiten ein, auf welchen verschiedene Uhrenmodelle dargestellt sind, wel- che die Marke "Shelby" tragen. Zweitens legt sie ebenso zahlreiche Rech- nungen über den Verkauf ebendieser Uhrenmodelle durch A._______ ins Recht. Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob diese Beweismittel in ihrer Kombination einen ernsthaften, markenmässigen Gebrauch in der Schweiz (vgl. E. 3.7 und E. 3.8 oben) darlegen. 7.2 Auf den Ausdrucken der Internetseiten ist klar ersichtlich, dass das Wort "Shelby" zusammen mit einem ® an der Rückseite der jeweils ange- priesenen Uhr angebracht ist. Zwar wird das Wort "Shelby" noch durch wei- tere Angaben ergänzt und ist lediglich auf der Rückseite der Uhr und nicht im Zifferblatt angebracht, allerdings leiten weder die Vorinstanz noch der Beschwerdegegner daraus ab, dass das Zeichen nicht markenmässig oder in abweichender Form benutzt worden wäre. Aus Sicht des Bundesverwal- tungsgerichts ist ebenfalls von einem markenmässigen und nicht wesent- lich abweichenden Gebrauch auszugehen. Die eingereichten Beweismittel zeigen somit, dass für die Uhrenmodelle (...), (...), (...), (...), (...) sowie (...) das Zeichen "Shelby" im Sinne einer Marke und in nicht wesentlich abweichender Form an den beanspruchten Waren angebracht wurde. 7.3 Wie der Beschwerdegegner korrekt ausführt, kann ein Auszug einer Webseite noch keinen Gebrauch belegen, dazu müssen zusätzlich z.B. tatsächliche Verkäufe der beanspruchten Waren nachgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin tut dies, indem sie Rechnungen von Verkäufen durch A._______ ins Recht legt. Diese Rechnungen belegen Verkäufe von Uhren der in Erwägung 7.2 genannten Modelle im Umfang von etwas über 90 Stück während des Zeitraums zwischen dem 7. Dezember 2017 und dem 1. April 2020, welcher innerhalb der vorliegend relevanten Gebrauchsperiode liegt. Die Uhren bewegen sich in der Preisklasse zwischen ca. CHF 1'500.– und 2'500.– und gehören damit nicht mehr zu den Gütern des täglichen

B-3745/2022 Seite 16 Bedarfs, sondern befinden sich eher im Bereich von Luxusgütern. Entspre- chend ist der Verkauf von mehr als 90 Stück über etwas mehr als zwei Jahre als ernsthafter Gebrauch anzunehmen (vgl. E. 3.8 oben). Für einen ernsthaften Gebrauch spricht sodann auch, dass ein grosser Teil der Ver- käufe durch Detailhändler (siehe Erwägung sogleich) durchgeführt wurde. 7.4 Ein Gebrauch muss nicht nur ernsthaft sein, sondern auch innerhalb der Schweiz durchgeführt worden sein. Bei einem Teil von den von der Be- schwerdeführerin eingereichten Rechnungen sind die Adressaten ge- schwärzt. Bei den ungeschwärzten Adressen handelt es sich um Bijouterie- und Uhrenhändler in der Schweiz. Darunter befinden sich auch namhafte Unternehmen wie C., D. in (...) oder E._______ in (...). Circa ein Drittel der Rechnungen, welche knapp die Hälfte der Verkäufe darstellen, weisen eine Rechnungsadresse in der Schweiz auf. Die übrigen Rechnungsadressen sind geschwärzt. Sofern man nicht bereits die Rech- nungen mit Adressen in der Schweiz als genügend ernsthaften Gebrauch innerhalb der Schweiz annehmen will, kann für die Rechnungen mit ge- schwärzten Adressen gesagt werden, dass sie alle in CHF ausgestellt wur- den und die schweizerische Mehrwertsteuer jeweils im Totalbetrag bereits berücksichtigt wurde. Vor dem Hintergrund, dass der Gebrauch lediglich glaubhaft gemacht werden muss, kann aufgrund dieser Hinweise ange- nommen werden, dass auch die Rechnungen mit geschwärzten Adressen Verkäufe innerhalb der Schweiz darstellen. Damit ist auch das territoriale Erfordernis des Markengebrauchs erfüllt. Da mittels der Internetauszüge und der Rechnungen ein Gebrauch in der Schweiz nachgewiesen werden konnte, erübrigt sich eine Diskussion der ebenfalls als Gebrauchsnachweis eingereichten Stückzahlliste von allfälli- gen (weiteren) Uhrenverkäufen in der Schweiz oder möglicherweise ins Ausland im Sinne einer Exportmarke, wie das die Beschwerdeführerin ebenfalls geltend macht. 7.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerde- führerin glaubhaft darlegen kann, dass das Zeichen "Shelby" im Sinne ei- ner Marke auf Uhren angebracht wurde und diese Uhren durch eine Dritt- partei in der Schweiz in einem markenmässig relevanten Umfang verkauft wurden. Der Gebrauch der Marke "Shelby" ist damit für die im vorliegenden Beschwerdeverfahren beanspruchten Waren glaubhaft gemacht. 7.6 Entsprechend ist auf den Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin, die Rechnungen auszusondern, welche Geschäftsgeheimnisse enthalten,

B-3745/2022 Seite 17 nicht einzutreten, diese Beweismittel werden im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt. 8. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Dispositivziffern 2 und 4 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben bzw. abzuändern, sodass der Löschungsantrag für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 abgewiesen wird. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdegegner grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die entschei- denden Gebrauchsbelege erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prüfen und allenfalls im selben Sinne entscheiden (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13 "ASV"). In- dessen ist zulasten des Beschwerdegegners zu berücksichtigen, dass die- ser auch nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an seinen Begeh- ren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesver- waltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull/Dan- cing Bull"). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.- sind da- rum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen (vgl. Urteil des Bundes-verwal- tungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull/Dancing Bull"). Damit ist der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 4'500.- in der Höhe von Fr. 2'250.- zurückzuerstatten. 8.2 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht gilt der Beschwerdegegner nunmehr in Bezug auf das vorinstanzliche Verfah- ren als nur noch teilweise obsiegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Da der Beschwerdegegner in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren nur noch in Bezug auf neun von zehn Warenoberbegriffen ob- siegt, ist die von der Beschwerdeführerin zu entrichtende Entschädigung entsprechend zu kürzen. Die Dispositivziffer 4 wird somit dahingehend ge- ändert, dass die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner für das vor- instanzliche Verfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'626.– schuldet.

B-3745/2022 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen. 1.2 Die Dispositivziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Juni 2022 im Löschungsverfahren Nr. 101928 wird dahingehend abgeändert, dass der Löschungsantrag für alle Waren ausser Uhren und Zeitmessinstru- mente der Klasse 14 gutgeheissen wird. 1.3 Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 637051 "Shelby" im Schweizerischen Markenregister für alle Waren ausser Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 zu löschen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden hälftig der Beschwerdeführe- rin und dem Beschwerdegegner auferlegt. Der Anteil der Beschwerdefüh- rerin von Fr. 2'250.- wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- entnommen und der Restbetrag von Fr. 2'250.- wird ihr zurück- erstattet. Der Beschwerdegegner hat seinen Anteil von Fr. 2'250.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichts- kasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsda- tum. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. 3. 3.1 Für das Beschwerdeverfahren wird keine Parteientschädigung entrich- tet. 3.2 Die Dispositivziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Juni 2022 im Löschungsverfahren Nr. 101928 wird dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'626.– zu entrichten hat

B-3745/2022 Seite 19 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner, die Vorinstanz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Lukas Abegg

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit- tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule- gen (Art. 42 BGG).

Versand: 6. März 2024

B-3745/2022 Seite 20 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) – den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 101928; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsur- kunde)